跨国专利诉讼手册
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《美国发明法》(AIA)中有关专利无效及补充陈述意见之机制

美国参议院司法委员会主席Patrick Leahy及众议院司法委员会主席Lamar Smith持续推动美国专利制度的改革,终于在2011年9月8日,美国参议院以89票赞成、9票反对、2票弃权之投票结果,决议通过众议院先前通过的《美国发明法》(AIA)之《专利改革法案》;其后于2011年9月16日由美国总统奥巴马签署,颁布成为美国之正式法律。[47]其中以下有关专利无效或补充陈述意见之机制,均自本法签署颁布之日起1年后生效:

授权后之复审程序

多方复审程序

补充审查程序

授权前之陈述意见

【授权后之复审程序】

本法生效后,与系争专利有利害关系之人(即不得匿名),对于新法生效日之后申请的专利,可于专利核准授权发出后9个月内,提出授权后复审之申请(post-grant review, PGR),申请人可以以任何可使系争专利无效或得撤销的事由,主张新法生效日之后申请的专利,其中一个或多个请求项不具备专利性而使之无效。

【多方复审程序】

根据新法的规定,非专利权人于专利核准9个月后,或授权后之重审程序后,与系争专利有利害关系之人(即不得匿名),得提起多方复审之申请(inter partes review, IPR),且需以专利或公开文献为依据,并限于以《美国专利法》第102条、第103条之不具新颖性,或非显而易见性作为多方复审之申请理由,取代原有的inter partes reexamination。至于ex parte reexamination程序则仍保留。在多方复审程序中,审查官可以安排各方之口审(oral hearing),并应于提起多方复审后之1年内,作出最终决定;虽然审查官可依实际情况展延,但该展延期间仍不得超过6个月。

【补充审查程序】

新法生效后,倘若专利权人在领证后,对于该专利未正确提供的信息,新法允许专利权人自己提出补充审查之申请(supple-mental examination),请求USPTO再次审查其修正之相关专利的信息,修正该专利相关的信息,以避免因有不正当行为(inequi-table conduct),导致该专利有不可执行(unenforceable)的危险(详见第五讲)。

【授权前之陈述意见】

本法生效后,任何第三人得于专利审查中,亦即:

(1)核准通知(notice of allowance)前;

(2)申请案在第一次官方公开(如18月早期公开)后6个月;

(3)接获第一次Official Action(简称OA)后。

提出已公告之专利、公开申请案,或相关印刷品等证据,并提出授权前之陈述意见(preissuance submissions by third par-ties),供专利审查官参考。

【单方再审查程序】

在AIA公布生效后,《美国专利法》仍保留了【单方再审查程序】(ex parte reexamination):专利授权后,任何人可以依据《美国专利法》第102条、第103条之规定,对专利之有效性提出质疑。

此程序之特色为申请人提出本申请后,即由专利审查官进行后续之专利有效性认定程序,申请人无从继续表示补充意见,不像在IPR中,审查官可以安排各方之口审;但申请费用相对于IPR而言,则较为便宜。