确认诉讼

被控侵害专利之人在收到专利权人的警告信函后，经过前阶段之专利评估作业，若认为系争专利应该无效或并未侵害专利，或于调查与专利权人有关之案例后，发现专利权人过去的纪录，均倾向于到美国一些特别青睐专利权人之联邦地方法院，对其他国家之被告提起专利诉讼，甚至悬而未决的情况导致客户不敢下单或大量流失时，他可以选择先发制人、不坐以待毙，而主动出击，直接到其应诉较为方便、立场较为客观、效率较为迅速之美国联邦地方法院提起确认诉讼，以解决此不安定的状态：

何谓确认诉讼

确认诉讼的基本要件

专利权人可以如何抗辩

确认诉讼的真正目的

【何谓确认诉讼】

所谓确认诉讼（declaratory judgment action），依据28 U.S.C.§2201（a）的规定，当事人之间若已存在“真正争议”（actual controversy）时，除有特殊例外情形，基本上，无论当事人间是否有其他管道可以解决该争议，当事人之一方均可以请求美国联邦地方法院，判决宣告其间之权利状态或法律关系究竟为何。

【What's actual controversy？】

此处所谓之真正争议，例如系争专利是否无效、不得实施，或原告之产品有无侵害系争专利等情形。

若当事人不服联邦地方法院该确认诉讼之判决时，当事人可向联邦巡回上诉法院提起上诉。

【提起确认诉讼之时机】

□即将进入销售旺季，却得到竞争对手即将起诉之信息

□竞争对手在市场上动摇客户之信心，导致客户不断流失

□竞争对手已与同业诸多专利争讼，即将兵临我方企业城下

【确认诉讼的基本要件】

美国联邦巡回上诉法院认为，当事人若欲提起确认之诉，必须要能证明以下两项事实，才符合当事人之间已有“真正争议”的要求[48][49]：

原告对确认之事实具有一定之利益

被告之行为使原告产生合理怀疑

【原告对确认之事实具有一定之利益】

若要提起确认诉讼，原告首先要证明其对于欲经由法院确认之事实，具有一定之利益（recognized interest）；换言之，必须系该确认事实之实际利害关系人，始可提起确认诉讼，并非任何一般第三人均可随意提起。

【经验分享】

在实务运作中，若专利权人在市面上发现侵权产品时，专利权人并非不作任何评估，一律对侵权人寄发警告信函；应先评估对方的属性是否好战，以及己方系争专利的强度，再决定是否应先寄发警告信函给侵权人，抑或注意警告信函中之遣词用字；还是直接向法院提起专利侵权诉讼。这样可以避免反而造成对方先下手为强，向法院提起确认系争专利无效之诉的机会。

以专利确认诉讼为例，若C公司收到A公司指控其侵害系争专利之警告信函后，C公司欲对A公司提起确认系争专利无效之诉，C公司可以提出其已从事生产或即将建立生产线，开始生产与系争专利有关之产品（即被控侵权之产品）的相关证据，以证明C公司将因法院确认系争专利无效，可在未经专利权人A公司的同意下，获得继续从事生产与系争专利有关之产品的利益，从而满足此处所谓“对确认之事实具有一定之利益”之举证责任。

【被告之行为使原告产生合理怀疑】

此外，提起确认诉讼的原告，尚要证明因为被告已有之客观行为，使原告产生合理的疑虑（reasonable apprehension），担心被告有可能将进一步展开对其不利之行动。

例如，若A公司寄发指控C公司侵害系争专利、要求C公司立即停止制造贩卖相关产品或于一定期限内与其进行授权协商，否则其将对C公司提起专利侵权诉讼之警告信函，C公司即可以根据该警告信函，证明其确因继续生产该产品，产生合理的不安，担心A公司接下来极有可能对其提起专利侵权诉讼。C公司遂可据之先对A公司向法院提起确认系争专利无效之诉。

【专利权人可以如何抗辩】

当被控侵权行为人先向法院提起确认系争专利无效之诉时，专利权人可以下列两种方式，分别向法院提出抗辩，申请法院裁定驳回侵权行为人所提起之确认诉讼：

本案当事人间并无真正之争议

法院不宜受理此种确认诉讼

【本案当事人间并无真正之争议】

倘若提起确认诉讼之原告，对于欲经由法院确认之事实，并不具有一定之利益，亦即该事实是否存在，与原告无利害关系，或者被告并无任何客观行为，足以使原告产生合理的不安时，确认诉讼之被告可申请法院驳回该确认诉讼。

例如，若A公司并未寄发指控C公司侵害系争专利之警告信函，亦无任何其他足以使C公司产生合理不安的具体行动，C公司却以担心A公司极有可能将对其提起专利侵权诉讼为由，先向法院对A公司提起确认系争专利无效之诉时，A公司可以抗辩本案当事人之间目前并无真正之争议，故法院应裁定驳回侵权行为人所提起之确认诉讼。

【法院不宜受理此种确认诉讼】

由于依照28 U.S.C.§2201（a）的规定，即使当事人间的确有真正之争议，法院仅系得判决宣告其间之权利状态或法律关系究竟为何，并非有义务应就之为确认判决；换言之，法院对于确认诉讼，仍享有一定裁量权，以决定是否受理此种案件。所以，确认诉讼之被告可以根据实际具体之情形，抗辩法院不宜受理此种确认诉讼，申请法院驳回之。[50]

例如若A公司虽的确寄发警告信函给C公司，但是，A公司却可以抗辩双方已积极进行专利授权之协商，并证明C公司系基于在该协商过程中，有意借以减损专利的强度、增加C公司谈判筹码的不良动机，滥行提起确认系争专利无效之诉，故可申请法院裁定驳回该确认诉讼。

【确认诉讼的真正目的】

由于美国各个联邦地方法院对于专利诉讼案件的态度不一，例如有部分联邦地方法院较为保护专利权人，以致在专利侵权诉讼中，专利权人的胜诉率可以超过六成；所以，有些专利权人往往便会在律师的建议下，倾向于选择观点对专利权人有利之法院，提起专利侵权诉讼。

【经验分享】

被控侵权人于收到专利权人之警告信函后，可以于评估专利之强度、侵权之可能性、专利权人过去之习性及其他相关商业因素后，考虑是否要化被动为主动，先行至适当之联邦地方法院，对专利权人提起确认诉讼，以掌握日后进行专利诉讼的法院，并解决浮动不安的状态。

但是，倘若专利权人已直接至观点可能对专利权人有利之联邦地方法院，提起专利侵权诉讼；此时，被控侵权人除应向该专利侵权诉讼系属之法院，抗辩缺乏对人之管辖权，同时即刻向其认为妥当之法院，提出确认诉讼，以在管辖问题上，尽量争取对抗专利权人之机会。

在实务运作上，一旦该等法院受理此诉讼，即使被告认为法院无管辖权而提出抗辩，也通常要等到全案审理终结时，被告才有机会连同本案判决，一并将该等法院认为有管辖权之见解，上诉至联邦巡回上诉法院。

因此，被控侵权人在收到专利权人之警告信函后，察觉专利权人即将进一步对其展开专利侵权诉讼前，为了避免被动地被拖曳至某些见解可能对其不利之联邦地方法院，被控侵权人便可以主动先至其他立场较为中性、地点较为便利之联邦地方法院，以确认其并未侵害系争专利、系争专利无效、或系争专利不能实施等为由，对专利权人提起确认诉讼，而依据后述F.R.C.P.RULE 13（a）关于强制反诉之规定，若专利权人主张系争专利有效、或被控侵权人侵害系争专利时，原则上即应至该联邦地方法院对被控侵权人提起反诉。被控侵权人因此便有机会主控日后进行专利诉讼的法院之选择权，并解决浮动不安的状态。