《美国专利法》第112条之抗辩

依《美国宪法》规定[42]，专利制度之目的与精神，乃系在促进科学与有用技艺之进步。所以，若专利说明书的记载不符合下列《美国专利法》第112条所规定之要件，无法借由专利内容之披露，达到上述专利制度之目的时，则不能核准该专利申请，即使误予核准，日后该专利亦将因而被宣告无效：

不具实施可能性

说明不充分

专利申请范围不明确

【实务经验】

实务上，在美国一旦专利核准，日后于专利诉讼中，以《美国专利法》第112条所规定之事由为基础之抗辩，成功几率并不高、难度比较大。

【不具实施可能性（lack of enablement）】

所谓“实施可能性”，乃是指一具有相当技艺或技术之人，以其本身之知识，与专利说明书中所披露可得知悉的内容，不再另外需要过多之实验[43]，即可制造并使用该专利之发明。换言之，倘若根据专利说明书中所披露可得知悉的内容，一具有相当技艺或技术之人，以其本身之知识仍无法制造并使用该专利之发明时，该专利则将因不具实施可能性而无效。

【注意】

专利说明书不必详述该发明专利背后所需之基础理论，或究系因何原因始能有效运作，仅需说明如何可透过所披露之该发明内容，即可达到其所希望之效果、或解决相关之技术难题即可。

【说明不充分（inadequate description of the invention）】

专利说明书须将该发明予以充分的描述，使拥有相关技艺之人，得以认知申请专利之发明的内容为何；可借由发明人于专利说明书中详细的说明与充分的描述，得以确定其专利之权利要求范围为何。

【实务做法】

专利说明书是否满足充分说明的要求，在美国专利诉讼中属于事实问题。换言之，若案件中有陪审团，应由陪审团决定专利说明书之说明是否充分。

但由于实务上对于所谓“详细叙述”所要求之门槛较低，因此在专利诉讼中，以“说明不充分”为抗辩事由之成功几率并不高。

倘若专利说明书之说明充分，在日后的专利诉讼中，不但有助于专利权人确定其独占排他之权利范围，亦可防止专利权人于日后任意解释、过度扩充其专利权之范围。

【未披露最佳实施例（failure to disclose the best mode）？】

在过去，依《美国专利法》第112条之规定，专利申请人均必须在其专利说明书中，提出经其深思熟虑后，所得实施其专利的最佳实施例；使专利权人因专利法赋予其独占排他的权利后，同时可以确保社会大众，亦得以知悉具体实现该专利后，最好的实施方式；倘若在专利说明书中未披露最佳实施例（fail-ure to disclose the best mode）时，于美国将可被视为专利无效或得撤销之理由。

由于此项要求十分主观，认定过程及搜证程序很困难，因此2011年9月8日，美国参议院决议通过众议院先前通过的《美国发明法》（AIA）之《专利改革法案》（Leahy-Smith America&nbsp；

Invents Act，编号H.R.1249）；其后于2011年9月16日，由美国总统奥巴马签署，颁布成为美国之正式法律[44]规定未披露发明的最佳实施例时，不再属于使专利无效、撤销或不能执行（unenforceable）之理由；但仍可作为审核专利时的考虑。

【专利权利要求范围不明确（indistinct claims）】

专利说明书上关于专利权利要求范围（claim）的记载，决定法律对于该专利权所提供的独占排他之保护范围。因此，若专利权利要求范围之记载不够明确，依照《美国专利法》第112条之规定，该专利权可被判定为无效。

【实务做法】

美国法院认为，专利权利要求范围之记载是否足够明确，系属于法律问题。专利说明书上关于专利权利要求范围的记载，究竟要包含多少细节才算明确，则要视该发明内容本身与先前技艺而定。基本上，虽然不可太过于抽象而不具体，但只要能达到合理并清楚地界定该专利权利要求范围之程度即可。

但是实际上，本问题通常发生于美国专利商标局在审核专利，决定核准或核驳专利的程序中；一旦专利商标局核准专利后，日后的专利诉讼中，被告较少有机会能以此为抗辩事由，有效地提出抗辩。

【注意事项】

倘若被控涉嫌侵害专利权之被告，曾系该专利权之被许可方（licensee）时，美国法院之见解认为，即使被告曾与专利权人就该系争专利权签订专利权利许可合同，并不当然可推定被许可方默认该专利权之有效性，因此，被告即被许可方，在该专利侵权诉讼中，仍可主张该专利无效之抗辩[45]；但是，美国有法院认为，专利权之受让人（assignee），则不可于日后挑战该专利之有效性，值得注意。[46]

【验证表】

经过上述之分析后，兹简要整理美国专利诉讼实务上，与专利无效抗辩有关之验证表如下。以便日后于实际个案发生时，可以迅速委托外国律师逐一检验系争专利的性质，是否有请求法院宣告专利无效的机会，以及作为撰拟专利无效分析报告之参考。