三、“HONDA”诉“HONGDAKIT”涉外定牌加工侵害商标权纠纷案

案情聚焦

本田技研工业株式会社（以下简称本田株式会社）通过瑞丽海关知识产权保护查扣并起诉了重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（以下简称恒胜鑫泰公司）及重庆恒胜集团有限公司（以下简称恒胜集团公司）在出口的一批摩托车上使用“HONGDAKIT”标志的行为侵犯了本田株式会社在第12类注册的第314940号“HONGDA”注册商标。

一审法院认为，恒胜鑫泰公司抗辩主张涉案产品是由恒胜集团公司接受境外缅甸美华公司委托在国内定牌加工生产的主张，由于难以形成证据链，故不予认定该事实，判决恒胜鑫泰公司等侵权成立。

二审法院认为，第一，恒胜鑫泰公司提交的证据足以证明涉案产品是由恒胜集团公司接受境外缅甸美华公司委托在国内加工生产，且美华公司在缅甸拥有“HONGDAKIT”合法商标权，故定牌加工事实成立。第二，因定牌加工的商业模式，使得涉案产品全部销往国外，相关产品标志不在中国起到标志商品来源的作用，故在生产过程中涉案产品上使用涉案标志的行为属于“物理贴附”，不属于商标性使用。第三，因涉案产品销往国外，客观上难以重新流入国内，故不会对相关公众造成混淆可能。基于以上理由，二审判决恒胜鑫泰公司等不构成侵权。

再审最高院首先肯定了二审法院对于定牌加工事实的认定，但同时认为在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于《商标法》意义上的“商标的使用”。其次，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，也存在回流国内市场的可能，同时，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。故再审法院撤销了二审判决，维持了一审判决。

律师评析

近年来，法院在不同案件中对涉外定牌加工行为是否构成侵权的认定似乎存在矛盾之处，有必要对类似案件的法理依据予以澄清，便于审判规则的统一。

商标权是一种与财产权对接的工具，本质是首次投入市场的控制权，一般不得控制再次流通。商标与专利的重要区别之一，在于权利源的不同。商标“公开合法有效”使用于商品或包装等商业流通领域的要求，使得商标权利源只能是市场销售领域，为了更好地保护市场流通领域的权利，向后倒推保护生产领域，但生产领域法理上不是直接侵权行为，而是“危险行为”，即生产完的产品可能会具有随时投入市场、侵犯权利人权利的危险，故此，有必要予以制止。对此，《物权法》第三十五条有相应规定：妨害物权或可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或消除危险。如果生产的产品不在国内销售，则不是在权利人权利控制范围的使用，不会对国内权利人造成损害。无损害无救济是侵权的基本原则。而专利则不同，其制止的是“实施专利”的行为，这就决定了其权利源只能是生产领域，销售商仅是销售行为，不可能直接实施侵犯专利权的行为，但为了更好地保护生产领域的专利权，向前推进保护到销售领域。同时，商标法强调的是“商品”，专利法强调的是“产品”，恰恰说明了商标不同于专利的区别：存在于市场领域，用于交换的产品才是商品，仅仅是生产领域的，是产品而非商品。

停止侵犯商标专用权，是一种对世的绝对请求权，某种程度上具有物权无因性，不需要过错，实行无过错责任，但是赔偿损失则是一种基于上述绝对请求权产生的新生或次生请求权，属于相对请求权，要求过错责任。所以，某些观点认为，没有尽到合理注意义务就是侵权行为，实际是没有认清绝对请求权、相对请求权的区别。某些不考虑是否用于国内销售而认为只要在生产领域“物理贴附”就是侵权的观点，实际是没有认识到商标权的权利源以及商标权保护的本质。

对于定牌加工案，一般有三种情况：第一，国内权利人在他国无市场，但将来有可能进入；进入前，不禁止国内定牌加工。第二，贴牌委托人在他国有注册商标，国内权利人进入他国市场即违法侵权而不能进入他国市场，不禁止国内定牌加工。第三，国内权利人可以并且已经进入他国市场，可以长臂管辖禁止以出口他国为目的的国内贴牌加工。故此，无论本案还是“东风”案，长臂管辖必须以在国外特定市场具有市场竞争利益为前提。仅仅以国内物流人员可能接触，物流人员属于相关公众，以及相关商品可能会回流国内，而简单地认为构成商标侵权，不具有说服力。