商标及专利纠纷案代理纪实:典型案件诉讼策略详解
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第一部分 商标

01 愚公移山

——科麦公司商标争议纠纷案

案由

台湾科麦股份有限公司(以下简称台湾科麦)于1991年在我国台湾地区成立。2000年4月8日,科麦公司将其享有的“科麦中英文及图”的著作权转让给上海科麦食品有限公司(以下简称上海科麦)。2007年3月7日,上海科麦的员工秦女士将“科麦中英文及图”的作品稍作添加后,恶意申请为注册商标,并于注册成功后将该商标转让给了第三人。

上海科麦在长达5年的时间里,对该涉案商标进行了漫长艰苦的维权,然而,历时多年却迟迟未能盼到裁定结果。2012年9月,由我接手承办后,经过细致的分析与深入的操作,最终撤销了秦女士恶意抢注的商标,在3个月的时间内便成功地解决了这个耗时长久的棘手案件。这个圆满的结果令客户赞不绝口,欣慰地等到了迟来的正义。

2012年9月11日上午,我正在上海世博园处理一起专利侵权诉前保全的事宜。此时,电话突然响起,原来是我多年的老友——某知识产权代理公司的汤总来电话,他告诉我,公司里有一起棘手的商标争议案件需要处理,该案已经拖延了5年的时间都没能解决,现在想请我老将出马。我一向对于疑难案件颇有兴趣,便很爽快地答应了。汤总说客户想直接与我见面,这样可更详细地告诉我整个案件的来龙去脉,便约定下午到律师事务所详谈。

烘焙帝国

台湾科麦成立于1991年,专营高级烘焙食品的原料。1996年4月,台湾科麦为打造自己的品牌,便委托了一名女设计师代为设计两款图案作为公司的服务标识,要求以科麦公司所经营的食品烘焙业务为构思,表达烘焙行业的基本元素,如小麦及工具,以塑造出科麦公司“烘焙王国”之企盼,并约定完成设计图案后其版权归台湾科麦。根据台湾科麦的要求,女设计师开始构思和设计。通过几次三番的修改,经科麦公司的确认,女设计师终于圆满地完成了“科麦”图案设计,台湾科麦也按约向其支付了设计费用。

之后,台湾科麦经过多年的发展,渐渐地树立了自己的品牌,在行业中取得了领先地位。他们在海峡两岸相继建立了多处服务网点及办事处,品牌遍布台北、上海、南京、武汉、青岛、成都、沈阳等各大城市,一个食品烘焙业的“商业帝国”逐渐显露雏形。1998年4月,台湾科麦在上海设立了首家分公司——上海科麦。上海科麦成立后,全面代理台湾科麦的产品在大陆市场的销售,并使用“科麦”字号作为商标标识开展相关业务。由于拥有世界一流的食品原料、食品机械和加工技术,并聘请了国外知名企业的技术顾问,上海科麦很快就拓展了大陆市场,其旗下相继设立了“欧贝拉烘焙示范饼屋”“奉贤食品机械厂”“奉贤调料厂”“吐鲁番葡萄干生产基地”和“联旭糕点专业代工工厂”等烘焙基地,从2001年至2007年连续7年参加了由中国焙烤食品糖制品工业协会举办的“中国国际焙烤展览会”。至此,上海科麦已在全国焙烤市场中具有较高的市场占有率,在焙烤行业中取得了较高的品牌知名度。

2000年4月,台湾科麦与上海科麦签订了“科麦”图案的著作权转让合同。合同约定:台湾科麦将“科麦”图案的相关著作权,在大陆范围内永久转让给上海科麦,转让费为20万元人民币。所转让的著作权包括:复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权以及双方尚未明确列举的著作权。该合同还约定在著作权转让后,上海科麦可以在大陆范围内对侵犯“科麦”图案著作权的一切行为以自己的名义采取保护措施,保护措施包括但不限于提起民事诉讼的行为。

祸起萧墙

2004年10月12日,上海科麦济南办事处的一名员工秦女士瞒着公司,私自在上海科麦享有著作权的图案两侧加添了“科麦”中文字样,在图案下方英文“BAKER’S KINGDOM”前加注“KM-”字母,组成了近似图案,并到原国家工商行政管理总局商标局(以下简称国家商标局)在国际分类第29类上申请了注册商标。上海科麦在上述商标初审通过后的公告期内未及时发现,故无法走商标异议程序,而只能向国家商标评审委员会(以下简称商评委)提出商标争议请求,要求撤销该注册商标。当时,考虑到撤销注册商标的难度,上海科麦便决定采取釜底抽薪的方法,将自己享有著作权并在先使用的“科麦”图案到上海市版权局登记了著作权。接着,就开始着手著作权的官司准备,所以上海科麦在2008年3月23日以注册商标侵犯其著作权为由将秦女士起诉至山东省烟台市中级人民法院,请求法院判令:1.秦女士停止一切侵犯上海科麦美术作品著作权的行为,包括使用及转让“科麦中英文及图”商标;2.秦女士赔偿上海科麦损失人民币10万元;3.秦女士消除影响,公开赔礼道歉;4.本案的诉讼费由秦女士负担。

但在案件的审理过程中却节外生枝,突然杀出了一个“程咬金”,即案外人济南科麦商贸有限公司(以下简称济南科麦)。济南科麦致函法院,称其是系争商标的合法持有人,其商标来源于山东泰和世纪投资有限公司(以下简称山东泰和),该公司在2009年3月28日将争议商标转让给了他们。从商标局颁发的商标注册证上可以看出,秦女士在2007年3月7日将系争商标注册成功后就立即转让给了山东泰和,两年后即2009年3月,山东泰和又将该系争商标转让给了济南科麦。至此,因秦女士的抢注商标行为而引发的一场涉及商标专用权、商标转让合同、著作权侵权等知识产权系列纠纷的案件就此拉开帷幕。

孰是孰非

烟台中院在审理过程中发现,本案存在着诸多知识产权的权利冲突问题。案件的争议焦点主要涉及著作权的侵权认定。涉案图案是台湾女设计师受台湾科麦委托,以台湾科麦经营的烘焙行业为元素设计的,图案富有艺术美感,且体现了企业文化和经营理念,具有独创性,理应受到法律保护。此后,台湾科麦与上海科麦签订了著作权转让合同,上海科麦在取得“科麦”图案的相关著作权后,到上海版权局进行了登记,从而成为该图案的权利人。秦女士作为上海科麦的员工,在知道本公司及其商标在行业内的知名度的情形下,发现公司尚未申请注册商标,于是便乘机擅自向国家商标局注册了商标。法院经审理后认为秦女士的这一行为从未得到上海科麦的授权,因此构成了对上海科麦“科麦中英文及图”作品著作权的侵犯,判令其应停止侵权。但上海科麦请求秦女士停止使用及转让“科麦中英文及图”商标的诉求却被法院驳回。法官在合议过程中考虑到该商标已两易其主,且均通过国家商标局核准,同时系争商标的所有权人又是案外人济南科麦,不是本案的诉讼主体,据此建议上海科麦可以另行起诉。

上海科麦同时还要求法院判令秦女士消除影响,公开赔礼道歉。法院认为虽然法律条文中规定了消除影响、赔礼道歉的民事责任,但该责任承担的前提是侵权行为侵犯了著作权中的人身权利。由于秦女士仅侵犯了上海科麦著作权中的财产权,故法院也未支持该项诉讼请求。

法院判决后,秦女士不服判决结果上诉至山东省高级人民法院。山东高院经审理后认为,原审认定事实清楚,适用法律正确,便驳回了秦女士的上诉,维持了原审法院的判决。

任督二脉

该著作权纠纷终于在山东高院的一纸判决中尘埃落定,上海科麦以为将这份权威的判决书交到商评委便胜利在望了,于是在2011年年初就将这份判决书作为补充证据提交到了商评委,满怀信心地等待结果。但令人沮丧的是,在递交了这份充分有力的补充证据后,商评委却仍然迟迟没有作出裁定。当事人和代理公司左等右等、望眼欲穿,虽几经努力但案件仍石沉大海、杳无音信,代理公司的汤总屈指一算,该案已历时5年有余,再不设法解决便对不起当事人了,于是就与我来商量对策。作为一名专攻疑难案件的知识产权专业律师,对老朋友的真诚相托难以推却,且我对这种高难度的、具有挑战性的案件尤感兴趣。于是,便抓紧了解案情始末,并很快就找到了突破案件的关键命脉。

深夜里,我独自坐在办公室里静静地思考该案究竟应如何操作?我百思不得其解的是,为什么一个清晰明了的商标争议却多年久拖不决,其中究竟存在什么问题?考虑再三后,便决定乘胜追击,促使商评委尽快裁定撤销系争商标。

经过深思熟虑,我认为本案的关键点是两大问题:首先是实体问题。著作权案件的胜诉对我们来说是一个极为有利的证据,可以用在先的著作权来对抗在后的商标权。其次是程序问题。该案的审限不明确,已审理了逾5年,但仍无结果。若能指出程序瑕疵,商评委便会抓紧裁定。因此,我决定双管齐下,打通这“任督二脉”,本案就能见到曙光。

几经曲折,我终于了解到案件久拖不决的原因:一是由于没有审限要求,案件审理缺乏督促;二是审查人员不足,多年如此,后虽有增加,但仍远远不够;三是由于当年国家商标审查机关的办公场所面临搬家,有关人员均在做搬迁准备;四是该案具体审查员意外受伤,休养在家。了解情况后,我觉得确实情有可原。岁月如梭,转眼已到11月下旬,我又撰写了一份书面补充意见交给了商评委。同时,为了确保不受地域限制,能及时得到反馈信息,我便又委托了北京一家经验丰富且交情深厚的知识产权代理公司,来辅佐我们进行案件材料的交接,以及与审查员之间的沟通交流。

2012年12月21日下午,我收到了北京代理公司发给我的短信,说商评委的领导认真负责地督办了此案,基本上认可我方的补充意见,将作出撤销对方商标的决定。不久,该代理公司又告诉我商评委的裁定书已下,后续事宜交由商评委下属的公司办理,因公司流程周期较长,故裁定书送达尚需一段时间,估计春节前能拿到正式的裁定书。此时,我心中的石头终于落地,这个长达近6年的商标争议纠纷,在我的努力下最终拨云见日,开花结果。寒冬,我独自坐在办公室里,望着窗外凝结的雾气和路边白皑皑的积雪,心里却是暖洋洋的。

再移一“峰”

初战告捷,一起拖了逾5年的悬而未决的商标疑难案件,在不到5个月的时间内就圆满解决了,犹如在上海科麦商标维权征途上搬走了一座大“山”。然而,这仅仅是“科麦中英文及图”商标系列案的开局。上海科麦商标战略的真正目的是要将“科麦中英文及图”商标在第29类和第30类商品上均注册下来,一则可与自己公司的字号相吻合,二则也可使海峡两岸均有科麦品牌。如今虽然搬走了一个高大的拦路障碍,但切不可浅尝辄止,半途而废。接下来就要双管齐下——在对方“科麦中英文及图”商标(第29类)被争议撤销的基础上,一方面要通过商标异议复审程序,千方百计地使对方的“科麦中英文及图”商标在第30类商品上不予核准注册;另一方面又要通过驳回复审程序,促使我方申请注册的“科麦中英文及图”商标在第30类商品上核准注册。

早在2007年,秦女士不但以济南科麦的名义在第29类商品上注册了侵犯上海科麦著作权的“科麦中英文及图”商标,同时还以个人名义在第30类商品上注册了相同的“科麦中英文及图”商标,待到上海科麦发现时,第29类商品上的“科麦中英文及图”商标已逾初审公告期,秦女士侥幸成功注册。故上海科麦只得通过争议程序,直接向商评委提出要求撤销系争注册商标,即前述搬走的第一座大“山”。而发现秦女士在第30类商品上申请注册“科麦中英文及图”商标时,尚处于初审公告期内,为防前车之覆,上海科麦就毫不迟疑地立即向国家商标局提出异议。然而,当时上海科麦尚未确立以侵犯在先著作权为由的异议思路,也确实尚未取得后来山东高院确认其拥有“科麦中英文及图”著作权的生效判决书,故上海科麦的异议被商标局驳回。当然,上海科麦并未气馁,立马就向商评委提起复审程序。后来我参与了上海科麦对“科麦中英文及图”商标(第29类)的异议复审程序,并收到了商评委撤销济南科麦在第29类商品上注册的“科麦中英文及图”商标的裁定书,于是上海科麦又重燃希望,继续委托我代理其向商评委提出商标驳回复审申请,要求对秦女士在第30类商品上申请注册的“科麦中英文及图”商标不予核准注册。

不久,商评委就于2013年10月下旬下达了驳回复审裁定书:“申请人的‘科麦BACKER’S KINGDOM及图’等商标的图形部分为在一圆形背景图案下凸显麦穗和面杖图形,该图形部分经过艺术化处理且具有艺术美感,具有较强独创性和可复制性,符合我国《著作权法》规定的作品独创性要求,属于我国《著作权法》保护的美术作品。”裁定书在确认了系争商标具有独创性,受我国著作权法保护后,继续查明事实,并认为:“可以证明上海科麦对该图形作品享有在先著作权。被申请人(秦女士)对申请人(上海科麦)提交证据的真实性等问题存在质疑,但未提出相反证据,且申请人提交的民事判决书证据已推翻被申请人的质疑,对此,我委不予支持被申请人的质疑。本案被异议商标的图形部分与上海科麦享有著作权之图形作品在构图内容、图形设计细节、颜色填充方面高度相似,已构成实质性相似。同时,被申请人未提交任何证据说明其对被异议商标图形部分的设计具有合理出处。”裁定书最后认定,“被申请人在未取得上海科麦许可的情况下,注册与其享有著作权的美术作品相似的标志为商标,侵犯了该公司的在先著作权,违反了《商标法》第三十一条的规定”,并裁定“被异议商标不予核准注册”。

看到上述裁定后,我如释重负,我们再一次成功地阻止了秦女士在第30类商品上恶意注册商标——上海科麦在与对手秦女士关于“科麦中英文及图”商标纠纷系列案的博弈中,再搬一峰,下一步就是要使上海科麦在第30类商品上申请注册的“科麦中英文及图”商标注册成功。为此,上海科麦在要求国家商标局不予核准秦女士注册商标受挫时,并不气馁,而是逆水行舟,继续向商评委申请复审,在“再搬一峰”成功后,乘胜追击,催促商评委尽快核准我方在第30类商品上申请注册的“科麦中英文及图”商标,使两起复审攻防兼备、双管齐下、互为因果。

果然,2013年11月12日,也就是秦女士在先注册的“科麦中英文及图”商标被撤销后约半个月,我们就又收到了商评委商评字(2013)第110480号驳回复审决定书:“至本案审理之时,商标局引证的第4305051号‘科麦KM·BAKER’S KINGDOM及图’商标(以下称引证商标)已经我委‘商评字(2013)第95169号’《商标异议复审裁定书》裁定不予核准注册。我委认为,依据我委查明的事实,鉴于引证商标已不予核准注册,申请商标与引证商标之间已不存在权利冲突。依据《中华人民共和国商标法》第二十七条的规定,我委决定:申请商标予以初步审定,由我委移交商标局办理相关事宜。”大约又过了半年,2014年4月底,我们收到了国家商标局核发的商标注册证。

至此,上海科麦终于可以在第30类“科麦中英文及图”商标的大道上畅通无阻地“奔跑”——名正言顺地使用自己的“科麦中英文及图”商标了。我在由衷地为上海科麦高兴之余,也不禁有些感慨。摆在上海科麦商标战略面前的三座大“山”:横向是左右排列的由秦女士于2007年分别在第29类和第30类商品上抢先申请注册的“科麦中英文及图”商标;纵向是前后序列的由秦女士和济南科麦先后于2007年和2011年分别在第29类商品上申请注册的“科麦中英文及图”商标和“科麦黑体字”商标。经过不屈不挠的努力,上海科麦终于逐步扫清了左右横向的两座大山。然而,第29类“科麦中英文及图”商标的大道仍然被“科麦黑体字”商标这座大“山”所阻隔。而且此“山”较前两“山”更高更坚,前景不容乐观。

终凿后“岳”

在将横向左右排列的第29类和第30类商品上申请注册的“科麦中英文及图”商标两座大“山”移开后,即打开了通往在第30类商品上注册“科麦中英文及图”商标的大道。接下来就要凿开“科麦黑体字”商标这座大“山”了。然而要凿开“科麦黑体字”商标这座大“山”又谈何容易!首先,“科麦黑体字”商标申请注册在先;其次,“科麦黑体字”商标不存在著作权侵权问题,因此不能以侵犯在先著作权的理由来申请不予其核准注册;再次,若以不正当竞争为由来确认济南科麦在第29类商品上注册“科麦黑体字”商标系恶意抢注,却又不明济南科麦与秦女士的法律关系。案件的进展一度陷入了僵局。要打破僵局,就必须要凿开“科麦黑体字”商标这座后“岳”,而凿开这座“岳”的关键在于要找出济南科麦与秦女士是否有恶意串通之嫌,因此就必须在他们之间的关系上寻找突破口。

在确定了以济南科麦恶意抢注“科麦黑体字”商标,济南科麦与秦女士有恶意串通之嫌作为凿开后“岳”的突破口后,接下来的几天里我就一直在思考秦女士与济南科麦之间的关系。

2014年8月中旬的一天,我的助手们都已经下班回家,我还在办公室里为这个问题而苦思冥想。正当我坐在窗边阅读山东高院的二审判决书的时候,秦女士二审代理人李海的名字突然在我脑海中一闪而过。济南科麦的法定代表人叫李洋。这两人都姓李,又都是单名,会不会是兄弟关系?当这个念头闪过的一刹那,第六感觉告诉我这极有可能就是我们一直在苦苦寻求的突破口,想到这里,我心中不禁窃喜。因为如果他们真是兄弟关系的话,就将秦女士与济南科麦连接起来了。于是我打算第二天上班后让助手核对李海与李洋两人的住址。第二天上午,我的助手在核对了李洋身份证上的地址与山东高院判决书上李海的地址后,欣喜地告诉我说:“朱老师,两人的地址是完全相同的。”听到这句话,我瞬间有一种拨云见日、醍醐灌顶之感,不禁喜出望外,最后的结果也确实不出我所料。当时我考虑,首先,李海和李洋可能的兄弟关系就将秦女士与济南科麦直接关联起来,也就是说在第29类商品上申请注册“科麦黑体字”商标的行为可能是秦女士与济南科麦恶意串通的结果。其次,此前秦女士既然有在第29类商品上恶意抢注“科麦中英文及图”商标的行为,那么也有可能与济南科麦串通共同恶意抢注“科麦黑体字”商标。于是连日来一直困扰我的疑云也因为一个灵感而烟消云散,我仿佛隐约看到了一丝胜利的曙光。

然而,李氏的兄弟关系毕竟还是推测,尚无确凿证据证实,还需去济南进一步取证。2014年8月下旬,我满怀期待地和助手再次坐上了开往济南的列车,此行的目的就是去当地派出所调查李洋和李海是否为兄弟关系。但令人失望的是由于他俩已独立门户,他们的户籍资料分属不同的派出所,而且均是个人独立信息,因此虽然调取了两人的户籍资料,却无法证明二人系兄弟关系。由于中午还要赶往北京,所以,此次取证并未遂愿,但我们并不气馁。2014年9月下旬,我又携助手三上济南。最终功夫不负有心人,这次我们顺利调取到了李海和李洋的户籍资料,证实他们确系兄弟关系。

为了能尽快促使商评委对济南科麦在第29类商品上申请注册的“科麦黑体字”商标不予核准注册,我们在着手调查李氏兄弟关系的同时,对济南科麦不正当竞争恶意抢注的行为也启动了鉴定程序。此前也曾先后向商评委递交了《济南科麦黑体字商标补充意见书》和《上海科麦再补充意见陈述书》两份材料,但是总感到意犹未尽,没有达到我所期望的最佳状态。因此便想到请商标鉴定机构的专家做一个鉴定,希望能借助专家们精深的专业知识帮助我们准确地将对方侵权行为的性质表达出来,以向商评委提供一个完整的借鉴方案。

于是在2014年8月下旬,在我们第二次去济南取证未果后,当天中午我们就乘车前往北京寻找商标鉴定机构。由于我们带了比较充足的证据,相信鉴定机构定能给出一个令人满意的结果。

果然,2014年9月下旬,商标鉴定机构就出具了《商标法律论证意见书》。鉴定专家们认为:“考虑到秦女士曾是上海科麦济南办事处的员工,显然知道上海科麦在先使用但未注册的‘科麦中英文及图’商标,其抢先注册,又将该商标在案件审理期间转让于济南科麦,而济南科麦的法定代表人李洋与秦女士二审代理人是同胞兄弟,可得知李洋同样知晓上海科麦在先使用但未注册‘科麦中英文及图’商标的事实,而正是在该案的二审期间,济南科麦又申请注册了‘科麦’文字商标,该行为具有明显的恶意,可以判定为是恶意抢注行为……济南科麦将上海科麦的商号‘科麦’注册为‘科麦’文字商标的行为,考虑到济南科麦具有明显的主观恶意,是一种对上海科麦企业名称的擅自使用行为,容易引起相关公众对产品来源的误认,属于不正当竞争行为。”

在收到《商标法律论证意见书》后,我们就将其与《科麦商标鉴定资料和证据》一并寄送至商评委,接下来便是等待商评委的最终裁定。我们相信以现有的资料和证据,加上专家们的论证意见,商评委定能给我们一个公正的答案,案件进展到这一步已经是胜利在望了。

又过了大半年,到了2015年炎夏,商评委裁定对济南科麦的“科麦黑体字”商标不予核准注册。至此,横在上海科麦面前的三座大山终于被移开。2015年5月12日,我们就向商标局在第29类和第30类商品上申请注册了“科麦黑体字”商标。

孰料好事多磨!2016年3月24日,我们收到了商标局发出的《商标部分驳回通知书》,驳回了我们所申请的商标在第29类部分指定商品上的使用以及在第30类全部指定商品上的使用,原因是所申请商标与其他商标近似。原来,此次我们是以科麦(上海)烘焙食品贸易有限公司(以下简称科麦烘焙)的名义向商标局申请注册“科麦黑体字”商标,而所谓相似的商标其实就是上海科麦申请的“科麦中英文及图”商标。在知道原因后,我们马上向商评委提起复审申请,并递交了关于上海科麦与科麦烘焙的关系以及上海科麦同意科麦烘焙申请商标的说明。

经过多次沟通后,我们复审成功,商评委将申请移交商标局继续办理注册事宜。2017年4月6日商标局终于对在第29类和第30类商品上申请的“科麦黑体字”商标进行初审公告,并于2017年7月7日正式发布注册公告。至此,我们以愚公移山的精神,终于排除了全部障碍,科麦商标系列案迎来了最后的胜利。

感由

一、知识产权的不同权利发生冲突时,应适用在先原则

本案的主要焦点是对知识产权权利冲突的处理原则,特别是著作权与商标权发生冲突时的处理原则。对此,理论界与实务界已进行了较多的探讨,但既有共识,也有分歧。有些学者将处理原则归纳为在先原则、权利合法原则、知名度原则和制止不正当竞争原则。最高人民法院有关知识产权权利冲突的司法解释(讨论稿)曾将这些原则归纳为保护在先权利、诚实信用和公平竞争。对此,审判实践中也有大同小异的各种做法,如有的法院归纳为保护在先权利和禁止混淆原则,有的法院归纳为应当遵循诚实信用原则或保护在先取得的合法权利原则。其实,司法实践中已经对解决冲突的原则进行过权威性的归纳和总结。时任最高人民法院副院长曹建明在《加强知识产权司法保护,优化创新环境,构建和谐社会——在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话》中指出:“对于知识产权权利冲突案件的审理,一般应当遵循保护在先权利、维护公平竞争和诚实信用的原则。”

因此,就解决知识产权权利冲突的特殊情况而言,可以将保护在先权利和维护公平竞争(防止误导或者市场混淆)作为其核心的法律原则。保护在先权利立足于保护在先的合法权益,制止的是对已经存在的他人合法权益的侵夺;维护公平竞争则是通过防止误导或者混淆而维护公平竞争的市场秩序。从知识产权权利冲突的实际情形或者后果来看,无非有两大基本情形,即要么是侵犯他人在先的合法权利,要么是误导相关公众而造成市场混淆。因而保护在先权利和防止误导也就顺理成章地成为解决权利冲突的针对性原则,且足以涵盖权利冲突的所有情形。本案中,正是通过主张保护我方在先享有的著作权,成功对抗了对方的商标专用权。

二、企业应当重视自身的商标战略

回顾上海科麦的艰苦维权历程,可见企业商标战略的重要性,为此,企业在制定商标战略时应当注意以下几点:

第一,企业应该加强商标意识,尽早注册商标,特别是应将自己的企业字号和特有的名称、装潢及特殊标志注册成商标,以免被他人抢注,造成法律上不必要的麻烦和损失。

本案中,上海科麦在商标被秦女士抢注后,其经营范围不断扩大,但却始终没有想到将自己具有著作权的“科麦中英文及图”注册为企业的商标。直到2007年,秦女士恶意抢注的“科麦中英文及图”商标公告时,上海科麦才恍然大悟,但此时已错失良机,陷入了被动局面。

第二,企业发现自己的商标在注册之前已被他人非法抢注时,应当尽快聘请专业律师,及时收集证据,积极向有关行政部门投诉或向司法机关起诉,并要持之以恒、坚持不懈、屡败屡战。

本案中上海科麦在被侵权后,就立即聘请了律师,积极地维护自己的合法权益。在之后的五六年里,上海科麦奔波于山东、北京,先是取得了烟台中院的判决书,使其对“科麦中英文及图”的著作权得到了确认,接着又向商评委提出秦女士所申请的“科麦中英文及图”商标侵犯其在先著作权,应予立即撤销。紧接着上海科麦又向商标局申请了“科麦中英文及图”商标注册,在商标申请被驳回之后并不气馁,立即向商评委提起了复审。正是他们这种对自己品牌誓死捍卫、锲而不舍、坚持不懈的精神和行动,才最后取得了胜利。

第三,企业在商标维权时要讲究策略、统筹考虑、及时跟进、不屈不挠。企业应充分认识到,撤销他人恶意抢注的商标只是企业商标战略的第一步,而更为重要的是自己要抓紧时机、及时跟进,申请注册,切忌错失申请注册商标的时机。即使商标申请被驳回,也仍应立即申请复审,以防他人“插队而上”,致使即便异议或撤销成功,也仅为他人做了嫁衣。

本案中上海科麦在通过商标异议复审程序,使得对方的“科麦中英文及图”商标(第30类)被不予核准注册之后,又立刻向商评委申请复审,通过驳回复审程序,最终促使商评委核准上海科麦的“科麦中英文及图”商标在第30类商品上得以注册。两者互为因果,紧密衔接,避免了其他人插队现象的出现,减少了不必要的麻烦。

第四,企业在面对商标侵权的时候,不仅要有维权的决心和毅力,更要掌握一定的技巧和策略,善于借助他“山”之石,为我所用。尤其是在案件比较复杂的时候不妨寻求商标鉴定机构的帮助,一则商标鉴定机构的专业性较强,能够将侵权事实表述得更加具有说服力;二则商标鉴定机构在分析时善于把握案件的关键点,可以为维权提供重要的帮助;三则商标鉴定机构具有一定的权威性,因此其意见在案件审理中也更加容易得到法官的重视,进而为胜诉增加更多的可能性。

本案中,上海科麦在确定了秦女士二审代理人与济南科麦法定代表人系同胞兄弟关系后,就转换思路,着手论证济南科麦的注册行为属恶意抢注,这是最为关键也是颇有难度的一步。后来,又借助商标鉴定机构的专业性和权威性为其所用,这也是上海科麦取得案件最终胜利的一个重要的因素。