国际分工可否回避侵权责任
基于前述属地主义之说明,专利权人仅得针对发生在美国境内直接侵害专利之行为,主张侵权责任;即便有上述诱导侵害专利或促成侵害专利的情形,亦需要第三人在美国境内,有直接侵害专利之行为。
因此,在国际分工发达的今天,亟欲突破专利封锁却又无法回避设计的企业,便会将其已在美国境内制造,但尚未完成最后组装的全部零组件,直接输往国外,利用位在其他国家的第三方,在美国境外组装成为完整之侵权物品,冀图借以规避侵害专利之责任。
为有效防堵上述之恶意行为,《美国专利法》第271条(f)款特别规定[10],行为人有下述情形之一时,仍应负担侵权责任:
以诱导方式使第三人在美国境外直接侵害专利
以促成方式使第三人在美国境外直接侵害专利
【以诱导方式使第三人在美国境外直接侵害专利】
任何未经授权之行为人,从美国境内,将他人关于专利发明未完成组装的全部、或重要之组件,提供给第三人,并积极诱导第三人在美国境外以直接侵害专利的方式,将该等组件予以组装完成,该行为人即应负侵权责任。
【以促成方式使第三人在美国境外直接侵害专利】
任何未经授权之行为人,在明知第三人于美国境外,将可以直接侵害专利的方式予以组装相关组件的情形下,仍从美国境内将专门制造用以实施他人专利、没有其他实质上不侵权用途、并非市场上的单一商品、且未完成组装的组件提供给第三人时,该行为人即应负侵权责任。
【观念整理】
整理本章所叙述之型态,建议读者可从以下流程,理解《美国专利法》第271条关于侵害专利型态之规定,并于实际案例中,检视应以何规定,在美国主张被告侵害相关之专利权:
Suggestion
M公司在美国发现F公司未经其允许,擅自制造关于该电动机具Super Screwer的所有零组件后,为期能从源头一举解决其专利被侵害的问题,建议M公司应先进行以下之工作:
□取得与系争专利有关之一切专利文件与审批历史
□取得侵害系争专利之产品实体
□掌握侵害系争专利之产品的制造与销售型态
□确定侵害系争专利之日期与地点
□搜集所有直接侵权及间接侵权人之相关信息
□调查该等侵权人先前曾否被控侵害相关专利
□列举我方所有可能采取之攻击策略
□列举对方所有可能采取之防御策略
□搜寻所有与上述攻防策略有关之法条及法院判例
接下来,本案例可以依据上述之相关证据,分别从F公司系将相关未组装之零组件,贩卖给在美国之C1公司、还是给在墨西哥之C2公司两个部分加以说明。
首先,倘若F公司将相关未组装之零组件,贩卖给在美国之C1公司,系属于M公司在美国拥有发明专利的电动机具所有零组件,则可视F公司有无积极诱导C1公司以直接侵害专利的方式,将该等零组件予以组装;或相关零组件是否专为侵害专利所制造,别无一般不侵权之用途。倘若符合《美国专利法》第271条(b)或(c)款之规定时,律师可以建议M公司,主张F公司此际系以诱导或促成之方式,侵害其美国专利。
其次,倘若F公司将相关未组装之零组件,贩卖给在墨西哥之C2公司,系属于M公司在美国拥有发明专利的电动机具所有零组件,则因为C2公司系在美国境外,完成电动机具的最后组装,并非在美国境内完成直接侵害专利之行为,所以M公司不可依《美国专利法》第271条(b)或(c)款之规定,主张F公司系以诱导或促成之方式,侵害M公司的美国专利;需视F公司有无积极诱导在美国境外之C2公司,在墨西哥以直接侵害专利的方式,将该等零组件予以组装;或相关零组件是否专为侵害专利所制造,别无一般不侵权之用途。倘若符合《美国专利法》第271条(f)款之规定时,律师可以建议M公司,此际应主张F公司系以国际分工之方式,侵害其美国专利。