跨国专利诉讼手册
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促成他人侵害专利是否应负责

行为人虽未直接侵害第三人之专利,但是,其促成他人直接侵害专利之行为,若符合下述《美国专利法》第271条(c)款之相关规定时[8],专利权人亦可以在美国主张被告应负《美国专利法》第271条(c)款,即所谓促成侵害专利之责任:

主观层面

客观层面

【立法背景】

由于必须完成最后组装阶段,美国最高法院始认为构成直接侵害专利。行为人便想到可以利用仅制造、贩卖专利物品中相关零件,却故意不完成最后组装的方式,避免被法院认定为直接侵害专利。

因此,美国联邦法院便逐渐发展出促成侵害的理论(Doc-trine of Contributory Infringement),认为在一定条件下,上述行为人亦应负侵害专利之责;美国最高法院后来也接纳相关见解。所以,美国国会遂将相关实务见解明文化,增订为《美国专利法》第271条(C)款的规定。

【主观层面】

依据《美国专利法》第271条(c)款及美国最高法院之见解[9],若要求行为人应负促成侵害专利之责任,行为人必须要对以下两项事实有所认识:

(1)所提供之物品主要系用以侵害他人专利

(2)知道第三人将用以直接侵害专利

(1)所提供之物品主要系用以侵害他人专利

亦即行为人提供给第三人之物品,属于主要用以制造他人取得专利的机械、制成物、组合物、合成物之重要零组件,或主要用以实施方法专利之重要原料或器具;且该等零组件系专为侵害专利所制造或使用,并不具备其他不侵害专利之一般商品之实质用途。

(2)知道第三人将用以直接侵害专利

行为人知道其所提供相关零组件之对象,系供第三人利用该等零组件用以在美国境内直接侵害他人专利。

【比较】

若行为人仅止于知悉第三人将利用其所提供之零组件,用以直接侵害他人之专利,则属于《美国专利法》第271条(b)款之促成侵害专利。

若行为人不止知悉上情,尚且用积极诱导的方式,鼓励第三人利用其所提供之零组件,用以直接侵害他人之专利,则可能同时构成《美国专利法》第271条(c)款之诱导侵害专利。

【客观层面】

依据《美国专利法》第271条(c)款,若要求行为人应负促成侵害专利之责任,行为人必须要有以下之行为,零组件亦必须要有以下之特性:

(1)行为人为贩卖之要约、贩卖或进口关于他人专利之零组件

(2)该等零组件属于他人发明之重要部分

(3)该等零组件专为用以侵害他人专利

(1)行为人为贩卖之要约、贩卖或进口关于他人专利之零组件

即行为人在美国境内将专利之机械、制成物、组合物、合成物之零组件或将用以实施方法专利之原料或器具,对第三人为贩卖之要约、或贩卖给第三人,或将上述物品进口给美国境内之第三人。

(2)该等零组件属于他人发明之重要部分

前述零组件、或用以实施方法专利之原料或器具,属于他人已获准专利的发明之重要部分。

(3)该等零组件专为用以侵害他人专利

行为人所提供给第三人之零组件,除系专门或特别为用以制造成侵害他人专利之物品外;在相关日常市场上,并无其他实质非侵害专利(substantial non-infringe use)、可单独发挥功效、作为一般交易商品之用途。

【实务做法】

至于相关零组件是否系专门用以侵害专利,在美国专利诉讼实务上,属于事实问题,应由陪审团认定。

在通常情形下,应由被控以促成方式侵害专利之被告,提出具体而非空泛之证据,以证明其所提供之零件,在一般市场上的确具有其他实质之用途,可作为单一交易商品,并非专为侵害专利制造。