一、专利授权确权行政案件

1.专利授权确权程序中有关专利申请及申请文件的修改原则上应适用专利申请日时施行的专利法律法规及审查指南

根据法不溯及既往的原则，就专利申请文件的申请、修改而言，无论在专利授权还是以后的确权程序中，原则上应适用专利申请日（有优先权的，应为优先权日）时施行的专利法及其实施细则以及《审查指南》。对于说明书未提供实验证据的情形，根据1993版《审查指南》应认定该专利不符合专利法关于实用性的规定，即不符合专利法第二十二条第四款之规定，而按照2001版《审查指南》，此种情形应被视为不符合专利法关于充分公开的规定，即不符合专利法第二十六条第三款之规定。根据1993版《审查指南》的上述规定，专利申请存在未提供实验证据的情形的，允许申请人在申请日之后补交实验数据和实施例，以证明发明的效果及其能够实施。这些实验数据和实施例虽然不能写入说明书，但可以作为申请证据放入申请案卷中，供审查员在审查包括实用性在内的专利性时参考。由于在申请日后补充实验数据可能与专利先申请原则产生矛盾，因此需要严格掌握实验数据的补充条件，即该实验数据应当是按照现有技术中已知的实验条件和实验方法无需创造性劳动即可作出。

在诺瓦提斯公司诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷一案中，[1]诺瓦提斯公司系名称为“缬沙坦和钙通道阻断剂的抗超敏组合”的发明专利申请的申请人。国家知识产权局实审部门、专利复审委员会、一审法院均认为，本案应当适用2000年《专利法》。本申请中，诺瓦提斯公司请求保护的权利要求2－5的技术方案是含有（1）缬沙坦或其可药用盐和（2）氨氯地平或氨氯地平苯磺酸盐的药物并用组合物在制备用于治疗高血压的口服药物中的用途，其中所述药物并用组合物为一个组合单位剂量。缬沙坦和氨氯地平都是治疗高血压的已知药物，根据说明书描述可知，本发明所要实现的技术效果是将缬沙坦与氨氯地平联合使用后能产生较缬沙坦和氨氯地平单独使用预料不到的协同治疗高血压疾病的效果。由于根据申请日之前的现有技术，本领域技术人员并不能预测缬沙坦或其可药用盐与氨氯地平或其苯磺酸盐合用，可以在治疗高血压方面获得预料不到的协同效果。因此，说明书中应当给出试验证实缬沙坦或其可药用盐与氨氯地平或其苯磺酸盐联合给药能取得预料不到的技术效果。本申请说明书第3页最后一段和第5页记载了“缬沙坦和钙通道阻断剂的联合治疗通过……产生更有效的抗高血压疗效”，但这种记载仅仅是一种断言，没有具体的试验数据加以证实。因此，说明书中并没有记载可以证实缬沙坦或其可药用盐与氨氯地平或其苯磺酸盐联合给药能取得预料不到的高血压治疗效果的实验数据。诺瓦提斯公司提交的附件1－5公开日均晚于本申请的申请日和优先权日，不能作为现有技术证明本发明已公开充分。由于本领域技术人员无法根据现有技术预测发明能够产生说明书中预期的技术效果，说明书中也未记载足以证明发明的技术方案能够产生所述效果的实验数据，因此说明书未充分公开权利要求2－5所要求保护的技术方案，不符合2000年《专利法》第二十六条第三款的规定。

二审法院认为，本案专利原国际申请的申请日是1999年7月9日，最早优先权日是1998年7月10日。因此，本案专利原申请的优先权日早于2000年修订的专利法施行日（2001年7月1日），在判断该专利申请文件的修改是否合乎法律规定时，应适用当时施行的1992年修订的专利法及其实施细则的规定。由于本案专利申请文件是否符合专利法关于充分公开的规定问题应适用1992年修订的专利法及其实施细则的规定，以及与1992年修订的专利法及其实施细则相配套的且在本案专利申请日时施行的《审查指南》，即1993年3月10日公布的《审查指南》。本案中，针对诺瓦提斯公司补充提交的相关数据的情况，专利复审委员会应当按照1993版《审查指南》的规定，严格审查附件1至5是否能够证明本申请能够取得预料不到的技术效果。然而，专利复审委员会却依据2001版和2006版《审查指南》的相关规定，认定附件1至5的公开日均晚于本申请的申请日和优先权日，不能作为现有技术证明本申请已公开充分，显然是用在后发生法律效力的行政规章适用于在先专利申请的审查，违反了法不溯及既往这一基本法治原则，故其适用法律错误，故专利复审委员会应当在纠正法律适用错误后依据1993版《审查指南》重新作出审查决定。

2.关于是否应接受申请人于申请日后补充提交的有关化合物的活性实验数据的认定

权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持；权利要求所要求保护的技术方案应当是本技术领域技术人员能够从说明书公开或者充分公开的内容中得到或者概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围；如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，且其效果又难于预先确定和评价，则应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。权利要求得到说明书的支持，不仅仅是在形式上得到说明书的支持，更为重要的是还必须在实质上得到说明书的支持，如果申请人已经完成了所有发明化合物的活性验证实验，那么应当尽可能地在说明书中予以公开，仅仅定性地说明有关化合物的活性并不足以使申请文本满足充分公开或者概括适当的要求。专利申请人有义务对其在说明书中所声称的已经验证的技术效果在说明书中予以公开，而不应当将逐一验证和筛选数量众多的化合物的活性效果的义务交给本领域技术人员或者社会公众。

在大塚制药株式会社（简称大塚株式会社）诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷一案中，[2]大塚株式会社提出第200710004037.1号名称为“2，3－二氢－6－硝基咪唑并［2，1－b］噁唑化合物”的发明专利申请，国家知识产权局以本申请不符合《专利法》第二十六条第四款规定为由，决定驳回本申请。专利复审委员会认为，对本领域技术人员来说，化学是一门实验科学，可预测水平通常较低，尤其是药物化学领域，化合物的活性一般必须依赖实验结果加以证实才能成立，因此说明书中记载的化合物的用途和/或效果实施例是判断化合物发明能否解决其技术问题并产生预期效果的基础。相比于权利要求1请求保护的众多化合物，本申请说明书中仅记载了一个具体化合物，即实施例397化合物的活性测试，除该效果例之外，说明书中没有提供任何其他化合物对结核分歧杆菌、多药耐受性结核分歧杆菌和非典型耐酸菌具有杀菌作用的活性测试例。因此，本发明权利要求请求保护的范围理应是在实施例397的化合物基础上进行合理概括。然而，实施例397的化合物中，R2为4－（4－三氟甲氧基苯基）哌嗪－1－基，而权利要求1定义的R2包含了很多与实施例397化合物的4－（4－三氟甲氧基苯基）哌嗪－1－基结构相差较大的基团，例如Fc、R26为Fd1－Fd9、Fd11－Fd39或复杂取代的苯基时的Fd。由于化合物是否能够对结核分枝杆菌、多药耐受性结核分枝杆菌和非典型耐酸菌具有杀菌作用受多种因素的影响，例如：化合物结构、取代基团的空间效应和电子效应、亲水或疏水的性能等，说明书仅仅一个实施例397的活性测试使得本领域技术人员无从发现本申请请求保护的这一类化合物的杀菌作用与其结构之间的构效关系，在此情况下，本领域技术人员难以预测权利要求1中包含的所有化合物都具有与实施例397化合物类似的杀菌技术效果。由于这些效果难以预测的化合物并未在说明书中得到充分公开，不属于从说明书充分公开的内容能够得到或概括得出的技术方案，因而，本申请权利要求1中包括的那些效果难以预测的化合物无法得到说明书的支持。专利复审委员会决定维持国家知识产权局的驳回决定。一审法院判决维持了被诉决定。

二审法院认为，根据本申请权利要求1对R2取代基的定义，权利要求1包含了数量庞大的化合物，且这些化合物在R2取代基上的结构差异较大，而实施例397为R2为4－（4－三氟甲氧基苯基）哌嗪－1－基的化合物，其与权利要求1所要求保护的其他部分化合物在空间结构上差异明显，在电子排位、亲水或者疏水性能等方面也可能存在显著差异。对本领域技术人员来说，在并不了解本申请杀菌机理以及结构与效果之间的相关关系的情况下，难以仅就实施例397化合物的活性效果合理预测其他部分化合物亦在灭杀有关细菌方面具有与实施例397化合物类似的技术效果。既然本申请说明书中给出了化合物活性的测定方法，则专利申请人有义务对其所声称的已经验证的技术效果在说明书中予以公开，而不应当将逐一验证和筛选数量众多的化合物的活性效果的义务交给本领域技术人员或者社会公众。专利申请人在申请日时于原申请文件中充分公开有关的实验数据是其获得专利权的法定义务，并可避免部分专利申请人在申请日时宽泛地划定申请日时尚未完成的发明创造以抢占较早申请日的情况，故专利复审委员会未接受大塚株式会社于申请日后补充提交的有关化合物的活性实验数据并无不当。大塚株式会社所提交的现有证据中记载的化合物，或在“2，3－二氢－6－硝基咪唑并［2，1－b］噁唑”主结构部分与实施例397化合物不同，或在2位R2取代基上与实施例397化合物存在明显的差异，其中许多化合物也不具有本申请说明书中记载的对特定菌类的抗抑活性，这些现有证据既不能证明本领域技术人员能够合理预测含有“2，3－二氢－6－硝基咪唑并［2，1－b］噁唑”结构部分的化合物都具有本申请说明书所声称的杀菌活性，也不能证明本领域技术人员可以合理预测本申请权利要求1要求保护的其他部分化合物具有说明书所声称的对于特定菌类的抗抑活性。

3.关于基于新材料选择的发明专利是否能够得到说明书支持的认定

基于新材料的选择形成的发明创造，权利要求的保护范围应当限于对该新材料或其明显等同替换材料的保护，即本领域技术人员根据权利要求的记载应当能够确定该权利要求保护的对象正是该新材料或其明显等同替换材料。如果说明书仅仅是基于该新材料的选择来阐述其技术内容，而权利要求仅仅是记载了该新材料的部分属性或特征，而本领域技术人员通常认为仅仅依据权利要求中记载的这些属性或特征并不能直接推导出该新材料，还可能包括具备该属性或特征的其他材料，且本领域技术人员并不能确定该其他材料同样具备该新材料的全部功能时，则可表明权利要求所保护的基于新材料选择的发明超出了说明书所记载的新材料的范围，即此时通常可以认定权利要求保护的技术方案超出了说明书记载的范围，亦即权利要求未以说明书为依据。

在传感电子有限责任公司（简称传感电子公司）诉专利复审委员会及宁波讯强电子科技有限公司（简称讯强公司）发明专利权无效行政纠纷一案中，[3]传感电子公司拥有第97197519.1号名称为“具有低矫顽磁力特性的偏磁元件的磁力式电子货品监视用标识器”的发明专利。讯强公司请求专利复审委员会宣告本专利无效，其无效理由涉及本专利是否符合《专利法》第二十六条第四款规定。专利复审委员会经审查认为本专利不符合《专利法》第二十六条第四款的规定，决定宣告本专利无效。一审法院维持了被诉决定。

二审法院认为，从本专利说明书的记载来看，传感电子公司基于其对三种物质材料的选择，发现了其所选择的新材料在低场稳定性、漂移梯度、矫顽磁力等方面相对于现有技术具有一定的优势，具有更适宜使用于磁力式电子货品监视系统中的标识器的特性，故本专利说明书从低场稳定性、漂移梯度、矫顽磁力等方面限定了其选择的物质材料。本领域技术人员在阅读了本专利说明书后，可以清楚地认识到传感电子公司的技术贡献在于将其所选择的物质材料适用于磁力式电子货品监视系统中的标识器。但是，本专利相关权利要求却未如说明书那样从低场稳定性、漂移梯度、矫顽磁力等方面限定其选择的物质材料，而是选择了部分参数与或指标来限定适用于磁力式电子货品监视系统中标识器的物质材料。显然，当传感电子公司在本专利权利要求中选择部分参数或指标来限定适用于磁力式电子货品监视系统中标识器的物质材料时，本领域技术人员有合理理由质疑仅具备其中部分参数或指标的物质材料可能并不限于传感电子公司在本专利说明书中所列举的三种物质材料，传感电子公司也并未提供有效证据证明具备本专利相关权利要求中记载的部分参数或指标的物质材料仅仅限于其在本专利说明书中所列明的三种物质材料。而仅仅具备本专利说明书所列举的三种物质材料部分参数或指标的其他物质材料是否同样具备更适宜使用于磁力式电子货品监视系统中标识器的特性，却不是传感电子公司的技术贡献，本专利说明书也未予以记载。事实上传感电子公司的技术贡献仅在于发现了本专利说明书所列举的三种物质材料具有更适宜使用于磁力式电子货品监视系统中的标识器的特性。因此，本专利权利要求在限定更适宜使用于磁力式电子货品监视系统中的标识器的物质材料时，可能包括了传感电子公司在说明书中公开的三种物质材料之外的物质材料，故其超出了本专利说明书的公开范围。

4.通过拼凑而成的反应机理不同的技术方案不能作为对比文件评价专利的新颖性和创造性

最接近的现有技术应当是一个完整的技术方案，即使该技术方案的不同部分记载在一篇对比文件的不同部分，而只要本领域技术人员通过阅读该对比文件，可以知晓所述不同部分可以组成一个完整的技术方案，则该技术方案可以作为对比文件，用于评价本专利的新颖性和创造性。但是，如果选自不同部分的所谓技术方案属于不同技术方案的简单拼凑，本领域技术人员可以直接毫无疑义的确定现有技术中不存在这样的技术方案的，不能作为对比文件评价专利的新颖性和创造性。

在天津市四友精细化学品有限公司（简称四支公司）诉国家知识产权局专利复审委员会、迈图化工企业管理（上海）有限公司（简称迈图公司）发明专利权无效行政纠纷一案中，[4]四友公司系名称为“叔碳酸缩水甘油醋的制备方法”的发明专利权利人。针对本专利权，迈图公司于2011年12月1日向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会与一审法院均认为，本专利权利要求2与证据1公开的最接近现有技术相比，其区别在于：本专利权利要求2中具体限定了环氧氯丙烷和新癸酸具体的投料量，催化剂的种类和加入量，原料的投料方式，酯化反应的温度、时间以及反应结束后的测定酸值，氢氧化钠的具体用量及其投料方式、对反应结束后环氧氯丙烷和水分、氯化钠、叔碳酸缩水甘油酯的处理方式，以及所获得的叔碳酸缩水甘油酯的重量、含量和收率。证据1已经公开了环氧卤代烷与一元羧酸的摩尔比≥1：1，优选9－11个碳原子的α，α－二烷基一元羧酸，权利要求2仅是在此范围内进行了具体选择，本领域技术人员利用常规试验手段通过有限的试验即可确定。权利要求2实际上是对反应条件进行的具体选择，但并无证据显示其具有预料不到的技术效果。因此，本专利权利要求2相对于证据1和证据3的结合不具备创造性。

二审法院认为，最接近的现有技术应当是一个完整的技术方案。本案中证据1［015］－［018］段与实施例Ⅱ是三个化学反应机理实质不同的技术方案，这三个技术方案不能拼凑成为一个对比文件，用于评述本专利权利要求2的创造性。因此，专利复审委员会及原审法院关于本专利权利要求2的创造性评价错误。

5.权利要求是否缺少必要技术特征的认定

《专利法实施细则》第二十一条第二款[5]规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。”所谓必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容。如果权利要求所缺少的技术特征是本领域的技术常识或者本领域技术人员已经掌握的公知常识或惯用手段，则应当视为权利要求不缺少解决技术问题的必要技术特征。反之，如果权利要求所缺少的技术特征即便已经记载在说明书中，但其不属于本领域的技术常识或者本领域技术人员已经掌握的公知常识或惯用手段，同时其对解决相应的技术问题又是必不可少的，则应当认定该权利要求缺少必要技术特征。

在沙文雄诉专利复审委员会及东莞市鑫晖达机械制造有限公司（简称鑫晖达公司）实用新型专利权无效行政纠纷一案中[6]，沙文雄拥有第200720120561.0号名称为“流延膜机自动断料收卷、换卷装置”的实用新型专利。本专利授权公告的权利要求书共有5项，其中权利要求1、4、5已经被依法宣告无效。鑫晖达公司请求宣告本专利权利要求2、3无效，其无效理由包括权利要求2、3缺少必要技术特征。本专利的权利要求1—3为：“1.一种流延膜机自动断料收卷、换卷装置，包括有供料机构、传动机构、流延机构和收料机构，所述供料机构和流延机构通过传动机构连接，所述收料机构和流延机构连接，其特征在于：所述收料机构附近设置有自动换卷机构和断料机构（18），所述自动换卷机构和断料机构（18）包括有一对控制其动作的机械手（17）。2.根据权利要求1所述的流延膜机自动断料收卷、换卷装置，其特征在于：所述自动换卷机构由气缸（27）、与气缸（27）连接的收卷轴钩（11）和固定在收卷轴钩（11）收卷轴（24）组成。3.根据权利要求1所述的流延膜机自动断料收卷、换卷装置，其特征在于：所述断料机构（18）由切齿刀（28）、撞块（29）和扭力撞片（23）构成，该断料机构（18）与刹车电机（19）传动连接。”专利复审委员会经审查认为本专利权利要求2、3缺少必要技术特征，决定宣告本专利权利要求2、3无效。一审法院认为本专利权利要求2、3不缺少必要技术特征，改判撤销被诉决定。

二审法院认为，本专利权利要求2要求保护一种自动断料收卷、换卷装置，该技术方案记载了换卷机构由气缸以及与气缸连接的收卷轴钩和固定在收卷轴钩收卷轴组成，其要解决的技术问题为提供一种自动化的换卷机构，从而提高安全性能和生产效率。从本专利说明书记载的内容来看，换卷时由断料机构将薄膜切断，然后收新的卷轴24从收卷轴钩11上放下，并将其带至原收卷轴14所在位置继续收卷，从而完成自动换卷过程。为了使从收卷轴钩11上放下的收卷轴24运动至原收卷轴14所在位置，本专利在断料机构18的一端设置有一槽，槽中可放置收卷轴24，通过该槽可以使收卷轴24随着断料机构18的运动而到达原收卷轴14的位置，从而继续收卷完成自动换卷的目的。本专利权利要求2仅限定了实现将收卷轴24自动放下的部件例如气缸、收卷轴钩和固定在收卷轴钩上的收卷轴等，并未限定将新的收卷轴24运动至原收卷轴14所在位置的部件。在整个自动换卷过程中，断料机构18首先运行到断料位置，由气缸27带动收卷轴钩11向下运动，并使得断料机构18的槽位于收卷轴钩11的附近，从而才能够使得新的收卷轴24进入到断料机构18的槽内，并由断料机构18将收卷轴24运动至原收卷位置，才能实现自动换卷。但是，本专利权利要求2亦未限定上述部件之间的连接关系、位置关系以及动作关系。此外，本专利权利要求2保护的是权利要求1所述的流延膜机自动断料收卷、换卷装置，但其仅限定了自动换卷机构，而未像权利要求3那样具体限定断料机构。即本专利权利要求2仅限定了换卷机构由气缸以及与气缸连接的收卷轴钩和固定在收卷轴钩收卷轴组成，缺少实现将新的收卷轴24运动至原收卷轴14所在位置的部件以及这些部件之间连接关系、位置关系以及动作关系等技术特征。而且，依据本专利说明书的记载，相对于背景技术而言，本专利权利要求2缺少的这些技术特征是解决本专利所要解决的自动换卷问题不可缺少的，也没有证据证明本专利权利要求2所缺少的技术特征是本领域的技术常识或者本领域技术人员已经掌握的公知常识或惯用手段。因此，专利复审委员会认定本专利权利要求2要求保护的技术方案没有完整记载解决本专利要解决的技术问题的必要技术特征是正确的。同理，本专利权利要求3要求保护一种自动断料收卷、换卷装置，限定断料机构由切齿刀、撞块和扭力撞片构成，该断料机构与刹车电机传动连接，其要解决的技术问题为提供一种能够自动切断薄膜的机构，从而提高安全性能和生产效率。从本专利说明书的记载来看，当需要自动断料时，断料机构18由刹车电机19通过链条传动顺时针运行到断料位置，然后收卷轴气缸27弹出，收卷轴钩11压下扭力弹片23，撞块29和切齿刀28向上旋转，此时薄膜被切齿刀28切断，当完成断料和换卷动作之后，气缸27弹回，收卷轴钩11恢复到最高位置，扭力撞片23返回原始位置。这就是说，本专利为了完成自动断料的动作，首先切齿刀28和撞块29需运动至能够与扭力撞片23相作用的位置，然后由气缸27带动的收卷轴钩11撞击其正下方的扭力撞片23，由扭力撞片23撞击撞块29从而带动切齿刀28完成自动断料动作。但是，权利要求3仅限定了自动断料装置的组成，而未对自动断料装置组成部件的位置关系和动作关系进行限定。此外，本专利权利要求3保护的是如权利要求1所述的流延膜机自动断料收卷、换卷装置，但其仅限定了断料机构，并未像权利要求2那样具体限定自动换卷机构，即其还缺少对自动换卷机构的限定。而且，没有证据证明本专利权利要求2所缺少的技术特征是本领域的技术常识或者本领域技术人员已经掌握的公知常识或惯用手段，即这些技术特征是解决本专利的自动断料问题不可缺少的技术特征。因此，专利复审委员会认定本专利权利要求3要求保护的技术方案没有完整记载解决本专利要解决的技术问题的必要技术特征是正确的。

6.关于将混合物发明专利中数值范围的大于等于修改为等于是修改方式应当被接受的认定

我国《专利法》第三十三条只是明确规定了申请人在申请专利的过程中可以修改其专利申请文件，但并未明确规定专利权人在专利权无效宣告请求审查过程中有权修改其专利文件。关于专利权人在专利权无效宣告请求审查过程中是否有权修改专利文件，始见于2000年第二次修订《专利法》后相应修订的《专利法实施细则》第四章“专利权的无效宣告”部分第六十八条，2001年以来历次修订的《专利法实施细则》均明确赋予发明或者实用新型专利权人在专利权无效宣告请求审查过程中修改专利文件的权利，但是同时对发明或者实用新型专利权人在无效宣告请求审查程序中修改专利文件作出了明确限制，即发明或者实用新型专利权人在无效宣告请求审查过程中仅得修改其权利要求书而不得修改专利说明书和附图等专利文件，且对权利要求书的修改不得扩大原专利的保护范围。赋予申请人或专利权人修改其专利申请文件或专利文件的权利是《专利法》的第三十三条及《专利法实施细则》相关规定的首要目的，但在保障申请人或专利权人修改其专利申请文件或专利文件的权利的同时应注意实现对社会公众利益的平衡保护。无论是根据《专利法》还是《专利法实施细则》的规定审查申请人或专利权人修改其专利申请文件或专利文件是否超出了原申请的范围或原专利的保护范围，其审查重点均应当是申请人或专利权人的修改是否超出了原申请的范围或原专利的保护范围，而不是纠结于某种具体的修改方式是否属于国务院专利行政部门在《审查指南》或者《专利审查指南》中规定的修改方式。一般说来，只要这种修改对处于专利申请日的本领域技术人员来说是显而易见的，不会实质性改变原申请的范围或者原专利的保护范围，就不能认定申请人或专利权人修改其专利申请文件或专利文件超出了原申请的范围或者原专利的保护范围。而且只要申请人或专利权人对其专利申请文件或专利文件的修改没有超出原申请的范围或原专利的保护范围，无论申请人或专利权人采取什么方式修改其专利申请文件或专利文件原则上都不应当据此被视为违反《专利法》第三十三条的规定及《专利法实施细则》的相关规定，因此这种修改方式都应当是可以接受的，其修改文本也相应地应当被接受。

在纳幕尔杜邦公司（简称杜邦公司）诉专利复审委员会及金华永和氟化工有限公司（简称永和公司）发明专利权无效行政纠纷一案中，[7]杜邦公司拥有第91112768.2号名称为“氟化烃的恒沸组合物”的发明专利，永和公司请求宣告该专利无效。本专利授权公告文本中的权利要求1为：“一种在25℃的温度下露点压力和始沸点压力之间的压差小于3％的共沸或类似共沸的恒沸混合物，它含有10－90重量％的五氟乙烷和90－10重量％的二氟甲烷。”杜邦公司在无效宣告请求审查程序中将本专利授权公告文本中权利要求1中的“含有10－90重量％的五氟乙烷和90－10重量％的二氟甲烷”修改为“由10－90重量％的五氟乙烷和90－10重量％的二氟甲烷组成”。专利复审委员会认为该修改不属于《审查指南》规定的三种情形，故对该修改文本不予接受，并决定宣告本专利无效。一审法院判决维持了专利复审委员会的审查决定。

二审法院认为，从《审查指南》及《专利审查指南》的规定来看，在专利权无效请求审查程序中，专利权人有权修改其权利要求书，权利要求的删除、合并和技术方案的删除是常见的修改专利权利要求书的具体方式，这主要是因为采取这三种方式修改后的专利文件基本上不会超出“原专利的保护范围”。但是，专利权利要求的修改并不仅限于上述三种方式，且无论是《审查指南》还是《专利审查指南》也仅仅是规定专利权利要求的修改一般应当采用上述三种方式，但从来没有规定专利权利要求的修改只能采取上述三种方式，也没有规定只有采取上述三种方式才能被接受，更没有规定当且仅当采取上述三种修改方式修改后的专利权利要求必然不会超出“原专利的保护范围”。因此，仅仅因为专利权人对专利权利要求的修改不属于《审查指南》或者《专利审查指南》所明确列举的可以允许的修改方式，就不接受专利权人的修改文本并理所当然地不再审查该修改文本是否超出“原专利的保护范围”，显然是不恰当的，同时也缺乏法律依据。必须明确的规则是，原则上只要不导致修改后的专利权保护范围扩大的任何修改权利要求书的方式都是专利权人可以选择的修改方式。审查实践中，组合物专利权利要求通常应当用组合物的组分或者组分和含量等组成特征来表征。组合物专利权利要求一般分为开放式和封闭式两种表达方式。开放式或者封闭式都只是组合物专利权利要求的表达方式。对于某个具体组合物的专利权利要求来说，既可以选择开放式的表达方式，也可以选择封闭式的表达方式，还可以同时选择开放式的表达方式和封闭式的表达方式。对于同时选择开放式的表达方式和封闭式的表达方式的组合物专利权利要求来说，其至少包括了两类技术方案，即开放式的表达方式表达的开放类技术方案和封闭式的表达方式表达的封闭类技术方案。如果组合物专利权利要求明确包括了开放类技术方案和封闭类技术方案，而专利权人在专利权无效宣告请求审查程序中通过修改权利要求删除其中的开放类技术方案或者封闭类技术方案，这种修改同样属于技术方案的删除。

本案中，由本专利权利要求1中规定的恒沸混合物所含五氟乙烷和二氟甲烷重量百分比可知，本专利权利要求1中的技术方案包括两类，即仅含有五氟乙烷和二氟甲烷的恒沸混合物和含有五氟乙烷和二氟甲烷的恒沸混合物，前者属于封闭式的表达方式表达的封闭类技术方案，后者属于开放式的表达方式表达的开放类技术方案。这就是说，本专利权利要求1同时使用了封闭的表达方式和开放式的表达方式，故其同时包含了封闭类的技术方案和开放类的技术方案。杜邦公司在针对本专利的无效宣告请求审查程序中，于2011年9月13日提交了修改后的权利要求书，将本专利授权公告文本中权利要求1中的“含有10－90重量％的五氟乙烷和90－10重量％的二氟甲烷”修改为“由10－90重量％的五氟乙烷和90－10重量％的二氟甲烷组成”，故本专利此次修改后的权利要求1相对于授权公告文本来说，删除了其中的开放式表达方式及相应的开放类技术方案，保留了封闭式表达方式及相应的封闭类技术方案。这种修改方式并不会导致本专利保护范围的实质性扩大，实际上这种修改方式通过删除权利要求1中的开放类技术方案的方式缩小了本专利的保护范围。因此，这种修改方式应当是可以接受的，专利复审委员会应当接受通过这种修改方式修改后的本专利文本，即应当接受杜邦公司于2011年9月13日提交的本专利修改文本，并在此基础上审查本专利的该修改文本是否符合《专利法》第三十三条的规定及《专利法实施细则》的相关规定。专利复审委员会应当基于本院上述认定重新确定审查本专利的修改是否超范围的正确文本，并在此基础上重新审查本专利的修改是否超范围。二审法院遂改判撤销一审判决和被诉决定。

7.发明和实用新型专利修改超范围是指超出原说明书和权利要求书记载的范围而不仅是说明书公开的范围

根据《专利法》的第三十三条的规定，审查发明和实用新型专利修改是否超范围的依据是原说明书和权利要求书记载的范围，因此，不能仅仅将审查范围限于说明书公开的范围。对于“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域普通技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。凡是原说明书和权利要求书已经披露的技术内容，都应理解为属于原说明书和权利要求书记载的范围。

在奥斯兰姆奥普托半导体有限责任公司（简称奥斯兰姆奥普托公司）诉专利复审委员会、乐金电子（中国）有限公司发明专利权无效行政纠纷一案中，[8]奥斯兰姆奥普托公司系名称为“发射射线的半导体芯片及包含该半导体芯片的装置”的发明专利权的权利人。专利复审委员会及一审法院均认为，原申请文件在撰写时，往往会在说明书中对各个特征分别进行限定，并列出其相应的可替代的并列选择项，但无法据此认为原申请文件中必然已公开了所有的排列组合。无效程序中对于环氧树脂的删除固然一方面是基于对现有技术的了解，但从母案说明书公开的相关信息，尤其是已验证技术效果的实施例所公开的信息可以看出，其均是采用掺有稀土的正硅酸盐掺杂在环氧树脂中这一特定组合来解决其技术问题并达到其相应的技术效果，而其保留的技术方案所确立的技术特征之间的特定组合在母案中从未予以明确。从无效程序中的陈述亦可看出正硅酸盐掺杂在硅树脂中相较于掺杂在环氧树脂而言，其技术问题和技术效果均发生实质改变，可见，发光材料与基体材料之间存在着结构上和/或功能上的协同关系，相应的，这种选择所带来的技术效果的变化具有不可预期性，而在母案中从未述及“发光材料可以选择掺有稀土的正硅酸盐”和“包封材料可以选择硅树脂材料”之间的协同关系，以及以此协同关系为基础的特定组合，本领域技术人员基于母案公开的信息，既无法获知这种技术问题的存在，也无法获知其将会存在的技术效果，更无法基于此进行技术特征的特定选择以得到权利要求1所限定的技术方案。综上，权利要求1的修改导致新的技术方案的出现，超出了原申请记载的范围，不符合2000年《专利法》第三十三条的规定。

二审法院认为，本案的争议焦点在于存在“发光材料可以选择掺有稀土的正硅酸盐”和“包封材料可以选择硅树脂材料”这一特定组合的技术方案是否为母案所记载。在本案母案说明书中记载：“在本发明的另一个特别优选的扩展和它的实施方式中发光变换包封或者发光变换层用漆或者塑料制造，例如用一种为包封光电子组件使用的硅材料、热塑性或者热固性材料（环氧树脂、丙烯酸盐树脂）制造。此外，例如可以把用热塑性材料制造的覆盖元件用作发光变换包封。上述全部材料允许以简单的方式掺入一种或者多种发光材料。”从该段可以直接、毫无疑义地确定，“硅树脂”和“环氧树脂”是记载于原始记载范围之内的并列可选基体（或者称为“包封”），“上述全部材料”（既包含“硅树脂”又包含“环氧树脂”）都可以掺入一种或多种发光材料。本案母案说明书记载：“在本发明的半导体组件的一种特别有利的实施方式中发光变换元件至少部分地由透明的掺杂有无机发光材料的环氧树脂组成。也就是说无机发光材料能够有利地以简单的方式掺入环氧树脂中。用于制造本发明的发白光的半导体组件的一种特别优选的无机发光材料是磷YAG：Ce（Y3Al5O12：Ce3 +）……此外为产生不同的混色光……同样可以想到使用……掺杂有稀土的正硅酸盐M2SiO5：Ce3+”。可见，说明书明确记载了“掺杂有稀土的正硅酸盐”作为掺入基体的发光材料，本领域技术人员从母案说明书中得到的全部教导和启示包含了在所有列出的基体材料中分别加入实施例所公开的各种发光材料的所有排列组合。尽管说明书并未将所有具体排列组合进行一一详细描述，但通过在具体实施例中关于加入各种发光材料的详细描述，以及在发明内容部分关于在“硅树脂”与“环氧树脂”中都可以加入发光材料的明确指引，已经足以使得本领域普通技术人员了解说明书所记载的就是“硅树脂”与“环氧树脂”分别与具体实施例中列出的各种发光材料之间的全部排列组合。根据本专利母案说明书的记载，虽然其仅仅举出少量发光材料与可选基体组合的实施例，但是该说明书明确指出不同发光材料与不同可选基体可以进行合理的组合，况且专利法从未要求说明书必须一一列出所有可能存在的实施例，应当允许专利申请人进行适度的概括。因此，本领域技术人员可以直接地、毫无疑义地导出：掺有稀土元素的正硅酸盐被掺入硅树脂基体是本专利母案说明书所披露的技术方案。

8.在评价引用在前独立权利要求的在后并列独立权利要求的创造性时，应适当考虑前后独立权利要求中相关技术特征之间的对应关系

独立权利要求之间通常是相互独立的，即每个独立权利要求的保护范围由其全部技术特征限定。当存在多个独立权利要求且在后独立权利要求引用了在先独立权利要求时，引用在前独立权利要求的在后独立权利要求仍然是独立权利要求，但前后两个独立权利要求的特征之间应具有对应关系。在评价“引用在前独立权利要求”的在后独立权利要求的创造性时，应当考虑前后独立权利要求中相关技术特征之间的对应关系。

在哈尔滨工业大学星河实业有限公司（简称星河公司）诉专利复审委员会、江苏润德管业有限公司（简称润德公司）发明专利权无效行政纠纷一案中，[9]星河公司系名称为“一种钢带增强塑料排水管道及其制造方法和装置”的发明专利权的权利人。专利复审委员会及一审法院均认为，权利要求1要求保护一种钢带增强塑料复合排水管道，附件1公开了一种可卷绕形成螺旋管的合成带。权利要求1与附件1存在三个区别技术特征，附件5公开了区别技术特征①区别特征②为公知常识，附件6公开了区别特征③，故权利要求1不具备创造性。权利要求2要求保护一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法，附件4公开了一种制造金属骨架增强符合塑料管材的方法。权利要求2与附件4存在四个区别技术特征，附件1公开了区别特征①和②，区别特征③和④为本领域的惯用手段，故在附件4的基础上结合附件1和本领域的惯用手段从而得到权利要求2的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求2不具备创造性。在权利要求2不具备创造性的基础上，权利要求3－5也不具备创造性。

二审法院认为，本专利权利要求1和2属于并列的独立权利要求。一般情况下独立权利要求之间是相互独立的，即每个独立权利要求的保护范围由其全部技术特征限定。当并列独立权利要求“引用在前的独立权利要求”时，该并列独立权利要求仍然属于独立权利要求，但前后两个独立权利要求的特征之间应具有对应关系。本案中，权利要求1请求保护的是一种特定产品，权利要求2请求保护的是制造该特定产品的方法，故权利要求1中的产品结构特征应与权利要求2的方法步骤具有对应性，否则采用权利要求2的制造方法无法得出权利要求1所限定的特点产品。因此，在评价这种“引用在前独立权利要求”的并列独立权利要求的创造性时，应当考虑前后独立权利要求中的技术特征之间的对应关系。在附件1的基础上结合附件5、6以及本领域技术人员的常规技术手段从而得到权利要求1的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的，故本专利权利要求1不具备创造性。但是，本专利权利要求2要求保护一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法，其有a、b、c、d四个步骤，步骤a对应于权利要求1加强肋中的“异型带材”的成型步骤，步骤c是将“异型带材”进行“缠绕并熔焊”以便于塑料管复合成“钢带增强塑料排水管”，步骤d对应于权利要求1的“承插接头”的制造步骤。权利要求2虽然“引用”权利要求1，但是由于两者的主题名称不同，实施权利要求2所述方法的结果是得到权利要求1请求保护的产品，故两者属于相并列的独立权利要求。由于权利要求2与权利要求1彼此具有对应关系，故在评价权利要求2的创造性时需要考虑权利要求1中的技术特征对权利要求2中的对应特征的限定作用。而专利复审委员会在认定权利要求2与附件4存在三个区别技术特征后，未考虑权利要求2中与权利要求1对应的技术特征，故其评述方法有误。原审判决虽然考虑到上述问题，认定权利要求2与附件4的区别特征除了上述三个区别技术特征外，还存在第四个区别技术特征“在加强肋内复合的增强钢带上形成若干矩形或圆形的通孔或钢带两侧轧制纹路”，但原审判决却未考虑与权利要求2对应的权利要求1中其他产品技术特征，如“两个加强肋之间塑料形状具有中间凸起”等具体结构。由此可见，原审判决对本专利权利要求2与附件4的区别技术特征认定错误。

9.权利要求的解释应当按照本领域普通技术人员的理解且不能超出说明书所公开的内容

权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。不能用说明书具体实施方式对权利要求中具体技术特征进行限定，不得违反了权利要求解释的基本原则，即说明书及附图仅仅能够解释权利要求，而不能修改或限定权利要求。

在北京巍迩缔思科技发展有限公司（简称巍迩缔思公司）诉专利复审委员会、威里斯公司发明专利权无效行政纠纷一案中，[10]威里斯公司系名称为“利用流体加速测量流体特性的装置和方法”的发明专利权（简称本专利）的权利人。针对本专利权，巍迩缔思公司于2011年3月18日向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会及一审法院均认为，权利要求16中虽然限定为“所述压力测量装置包括一个单接头单元，并且所述部分具有一个正对上游的高压端口和一个低压端口”，然而该权利要求并非封闭式结构的权利要求，其并未限定测量装置仅仅具有一个高压端口和一个低压端口，而且本领域技术人员基于本领域的常识都可以明确均速皮托管通常是具有多个高压和低压端口的，本领域技术人员为了获得精确的测量结果使得高压端口的压力与上游静压力保持一致，低压端口与下游静压力保持一致，也必然会在测量装置上设置多个高压端口和多个低压端口同时进行测量以提高检测精度，而不会选择测量精度不够可靠的在测量装置上仅设置一个高压端口和一个低压端口的技术方案。因此说明书和权利要求16已经针对测量装置的高低压端口的设置已经作出清楚、完整的说明，其符合《专利法》第二十六条第三款的规定，同时，权利要求16的技术方案能够由说明书概括得出，从而得到说明书的支持，因此符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

二审法院认为，本专利权利要求16引用权利要求14或15，进一步限定所述压力测量装置包括一个单接头单元，并且所述部分具有一个正对上游的高压端口和一个低压端口，所述较小直径和所述堵塞面积选定成使得在所述高压端口处的读数基本上与导管内的上游静压力一致。根据该权利要求的记载，所述压力测量装置包括一个单接头单元，并且所述部分具有一个正对上游的高压端口和一个低压端口。然而，说明书实施例中明确记载了以均速皮托管作为测量单元，本专利的管的截面是采用子弹形的、双腔传感器器管，同时说明书中也明确记载了高压腔与多个位于正对上游的前表面的高压端口相连通，低压腔位于管的后部、并通过多个位于管各侧上并处在后壁的管的最大宽度处和漩涡脱落的流体分离点之前的低压端口连通。由此可见，本专利权利要求16中“具有一个正对上游的高压端口和一个低压端口”与说明书实施例中“均速皮托管作为测量单元……高压腔与多个位于正对上游的前表面的高压端口相连通，低压腔……通过多个位于管各侧上并处在后壁的管的最大宽度处和漩涡脱落的流体分离点之前的低压端口连通”的具体实施方式相矛盾。本领域技术人员在阅读了说明书后，得出的具体实施方式与权利要求16所限定的技术方案不一致，显然违反了专利法第二十六条第四款的规定。专利复审委员会认为，权利要求16虽然限定为“所述压力测量装置包括一个单接头单元，并且所述部分具有一个正对上游的高压端口和一个低压端口”，然而该权利要求并非封闭式结构的权利要求，其并未限定测量装置仅仅具有一个高压端口和一个低压端口，而且本领域技术人员不会选择测量精度不够可靠的在测量装置上仅设置一个高压端口和一个低压端口的技术方案。专利复审委员会的上述观点实际上是用说明书具体实施方式对权利要求中具体技术特征进行限定，违反了权利要求解释的基本原则，即说明书及附图仅仅能够解释权利要求，而不能修改或限定权利要求。

10.台湾地区的专利申请不能视为我国专利申请的优先权申请

《保护工业产权巴黎公约》第四条规定，凡依照本联盟任何成员国的国内法或本联盟成员国之间签订的双边或多边条约相当于正常国内申请的一切申请，都应认为产生优先权。《专利法》第二十九条第一款规定：“自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。”据此，对专利申请优先权的审查一方面要审查申请人是否为巴黎公约缔约国的国民或公民以及该专利申请是否系向巴黎公约成员国提出，另一方面还应审查申请人提出的是不是“就相同主题提出专利申请”。台湾并非“外国”，直接在台湾地区提出的专利申请不符合《保护工业产权巴黎公约》及《专利法》的上述规定，其一般不能视为中国专利法意义上的申请行为，即其不构成巴黎公约成员国的正规国家申请，也不构成中国的国家专利申请，而是属于在巴黎公约以外提出的申请。因此，向台湾地区提出的专利申请不能视为《专利法》第二十九规定的“就相同主题提出专利申请”。

在财团法人工业技术研究院（简称财团法人研究院）诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷一案中，[11]本申请为财团法人研究院提出的第200910001233.2号名称为“可溶性聚曝吩衍生物及其于光电组件的应用”的发明专利申请，其申请日为2009年1月14日，优先权日为2008年1月25日，公开日为2009年7月29日，优先权文本为申请号为第200810007053.0号专利申请文件。对比文件1系优先权日为2007年12月22日，申请日为2008年12月22日，公开日为2009年7月1日，其优先权日、申请日及公开日均在台湾地区提出并产生。专利复审委员会认为，对比文件2公开日为2008年7月8日。2012年12月21日，专利复审委员会作出被诉决定，认定：对比文件1公开了本申请权利要求1－10的技术方案，二者的技术领域、所解决的技术问题、技术方案以及预期的技术效果完全相同，且对比文件1的优先权日早于本申请的优先权日，可见中国申请号200810007053.0不是记载了本申请权利要求1－10的相同主题的首次申请，故决定驳回本申请。一审法院判决维持被诉决定。

二审法院认为，直接在台湾地区提出的专利申请不能视为中国专利法意义上的申请行为。优先权审查中的“专利申请”应为巴黎公约约定的正式申请，台湾并非“外国”，故台湾地区申请不属于巴黎公约成员国的正规国家申请，也不属于中国的国家专利申请。对比文件1不能视为“专利申请”，亦不能要求台湾地区优先权。优先权的立法本意确实为保护首次申请，而不是首次做出技术方案，中国专利法以先申请为原则。本申请的优先权基础是第200810007053.0号国家专利申请文件，本案不是创造性或新颖性评价，不属于技术方案的公开问题，而是先申请原则在巴黎公约成员国或成员国内的对等保护问题。因此，对比文件1不属于“专利申请”，其申请日及优先权日不符合《专利法》相关规定，故本申请可以享有第200810007053.0号申请文件为优先权基础，进而以2008年1月25日作为优先权日。

11.马库什权利要求的药效实验数据应当消除本领域技术人员对药效真实性的合理怀疑

在本领域技术人员根据现有技术无法直接确认要求保护的马库什化合物中至少有一部分化合物具有特定药效的情况下，本领域技术人员可能会对要求保护的马库什化合物中至少有一部分化合物具有特定药效提出合理怀疑。为了满足说明书公开充分的要求，说明书应当记载相应实验数据，使本领域技术人员不会合理怀疑要求保护的马库什化合物中至少有一部分化合物具有特定药效。能够消除本领域技术人员合理怀疑的相应实验数据，应当是足以证明发明人在申请日之前实际上对要求保护的至少一个具体化合物具有特定药效进行了实验确认，并且能够使本领域技术人员事后验证该实验是否真实的实验数据。否则，本领域技术人员可能会合理怀疑发明人在说明书中对药效的记载是并不真实，应当认定不符合《专利法》第二十六条第三款。

在阿雷生物药品公司（简称阿雷公司）诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，[12]阿雷公司向国家知识产权局提出名称为“作为ERBBI型受体酪氨酸激酶抑制剂用于治疗增殖性疾病的N4－苯基－喹唑啉－4－胺衍生物和相关化合物”的发明专利申请，国家知识产权局一审法院均认为，本申请说明书中没有针对权利要求1所述的具体化合物客观、清楚地描述具体试验结果，所属领域技术人员无法确定权利要求1请求保护的多种具体化合物是否能够具有激酶抑制活性，更无法推测出所述化合物是否具有所述的多种医药用途，因此本申请说明书未对发明作出清楚、完整的说明，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。

二审法院认为，本申请说明书中的生物学实施例中，没有清楚记载“本发明的化合物的IC50从小于1nM到50mM”、“本发明的化合物在这个试验中具有低于1μM的IC50”的结论是由哪一个或哪些具体化合物得到的，也没有针对要求保护的任何一个具体化合物客观、清楚地描述具体试验过程和结果，因此不能证明发明人在申请日之前确认了要求保护的化合物中至少一个具体化合物具有激酶抑制活性，发明人对要求保护的化合物具有激酶抑制活性作出了创造性的技术贡献，本领域技术人员有合理理由怀疑要求保护的化合物并不具有激酶抑制活性，说明书在说明书中记载的相应药效数据有可能是不真实的，因此，在说明书基础上本领域技术人员不能实现要求保护的技术方案的相应技术效果，本申请说明书对技术效果没有公开充分。

12.新化合物产品或制备方法权利要求对应的说明书不必公开新化合物能够取得某种治疗效果或某种具体用途的实验数据

对于要求保护新化合物产品本身的权利要求而言，本领域技术人员要解决的技术问题是发现和表征一种新的化合物，并确定其能够客观存在，预期要取得的技术效果也是与此相关。对于要求保护新化合物制备方法的权利要求而言，本领域技术人员要解决的技术问题是能够制备该新化合物，预期要取得的技术效果也是与此相关。新化合物是否能够取得某种治疗效果或某种具体用途，不属于新化合物及其制备方法权利要求需要解决的技术问题和需要实现的技术效果，即使说明书中没有充分公开新化合物能够取得某种治疗效果或某种具体用途的实验数据等技术信息，也不能据此认为上述权利要求所对应的说明书公开不充分，进而认定不符合《专利法》第二十六条第三款规定。

在田边三菱制药株式会社（简称田边株式会社）诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，[13]田边株式会社向国家知识产权局提出名称为“新颖化合物”的发明专利申请，国家知识产权局与一审法院均认为，在案证据不足以证明本领域技术人员在获知本申请所要求保护的式（I）化合物具有所述结构时，就能够预测该化合物具有SGLT抑制活性，以及能够实现其声称的治疗预防糖尿病及糖尿病并发症的效果。因此，在本申请说明书未记载可以实现所述用途或达到预期效果的定性或者定量实验数据的情况下，本申请说明书不符合2001年《专利法》第二十六条第三款规定。

二审法院认为，如果本申请权利要求1仅仅要求保护式（I）化合物这种物质本身，则从说明书充分公开的角度来看，不需要说明书充分公开该化合物是否能够取得某种治疗效果。但是，本申请权利要求1除要求保护式（I）化合物外，还要求保护式（I）化合物在医药上可接受的盐，在权利要求书没有具体限定医药上可接受是什么具体医药用途的情况下，本领域技术人员会认为该具体医药用途为说明书中发明人声称的治疗效果，即具有对SGLT的抑制活性及相应医药用途。根据保护范围与技术贡献相匹配的原则，在这种情况下，该新化合物的盐具有对SGLT的抑制活性就成为了本申请权利要求1要求保护的技术方案要实现的技术效果。如果本领域技术人员根据现有技术不能合理预期该技术方案所声称的治疗效果时，说明书还应当给出足以证明所述技术方案能够产生声称效果的实验数据。因此，专利复审委员会认定本申请说明书相对于本申请权利要求1要求保护医药上可接受的盐不符合《专利法》第二十六条第三款规定是正确的。

13.专利审查过程中判断修改是否超范围应当区分说明书的修改和权利要求书的修改

在专利审查过程中，判断专利申请文件的修改是否超范围应当区分说明书和权利要求书。权利要求书和说明书的作用不同，法律地位不同，修改规则也不完全相同。说明书的修改如果产生了本领域技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的技术内容，这样的修改应当被认定为超范围。权利要求书的修改只要能够得到原说明书和权利要求书的支持，表明其意图获得的保护范围与其在原说明书和权利要求书中的技术贡献是匹配的，既不会获得不正当的利益，也不会损害他人合法权益，则这样的修改没有超范围，符合《专利法》第三十三条的规定。

在南京胜太电力工程有限公司（简称胜太公司）诉专利复审委员会及珠海优特电力科技股份有限公司（简称优特公司）发明专利权无效行政纠纷案中，[14]胜太公司是名称为“计算机监控防误装置专用电磁锁”的实用新型专利权利人。优特公司向专利复审委员会提出宣告本专利权无效的请求。专利复审委员会认定本专利不符合《专利法》第三十三条的规定，决定宣告本专利权全部无效。一审法院认为，本专利的授权文本将原始申请文本权利要求书中对“微开关”的具体限定全部删除，使得修改后权利要求的保护范围扩大至所有类型的微开关，由于从该说明书中也无法直接地、毫无疑义地推导出全部类型的微开关均能适用于本专利产品的结论。因此，本专利授权文本中对于“微开关”的记载亦缺乏相应的修改依据，属于修改超范围。本专利原始授权文本说明书中记载有“由于接地棒（9）的插入而改变了微开关（7）触片（12）的位置，从而向计算机监控系统发出状态信号”的内容。上述修改超出了原始文本的记载范围，亦无法从原始文本中直接地、毫无疑义地推导出，属于修改超范围。本专利原始申请文本中的附图1已经明确显示了“解锁孔（8）安装在锁芯（4）的一侧”的技术特征，在本专利授权文本中所补充加入的上述信息是本领域技术人员从本专利原始申请文本中可以直接推导出的技术内容，专利复审委员会关于在本专利授权公告文本中增加了上述技术特征属于修改超范围的认定错误。

二审法院认为，本专利修改后的权利要求1在原说明书只是公开了“接地棒改变微开关的触片的位置”的基础上限定“接地棒与微开关在工作状态下相接”，相对于原说明书记载的内容而言，明显扩大了保护范围，涵盖了接地棒与微开关的其他具体连接方式。与此同时，“微开关”也修改为不仅仅限于原说明书公开的“常闭常开两副接点”微开关，而包括所有类型的微开关。在本专利权利要求1没有具体限定微开关的类型，而且说明书没有公开其他类型和数量的微开关如何与接地棒具体连接、是否能够解决相应技术问题并取得相应技术效果的情况下，根据在案证据不能认定本领域技术人员能够根据原说明书和权利要求书的公开内容能够实现修改后权利要求书要求保护的全部技术方案，因此，应当认定修改以后的权利要求1不能得到原说明书和权利要求书的支持。专利复审委员会和一审法院认为说明书和权利要求中关于“接地棒与微开关在工作状态下相接”的此项修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《专利法》第三十三条规定的结论正确。

14.如果现有技术中的技术方案落入诉争技术方案的保护范围则诉争技术方案不具备新颖性

专利侵权判定方法可以用于进行新颖性判断，因为是否具备新颖性可以换一个角度来解读：如果作为现有技术的技术方案落入了诉争技术方案的保护范围，就意味着诉争技术方案将现有技术纳入了保护范围，而将现有技术纳入保护范围的技术方案是不应当得到专利权保护的，是不具备新颖性的。因此，专利侵权的判定方法可以用于判断诉争的技术方案是否具备新颖性。这种方法的基本思路是，如果现有技术中的技术方案具备诉争方案的全部技术特征，落入诉争技术方案的保护范围，则诉争技术方案不具备新颖性。如果诉争技术方案不具有现有技术的技术方案的全部技术特征，或者说现有技术中的技术方案比诉争专利的技术方案的技术特征更多，则不能认为多出来的技术特征构成二者的区别技术特征因而认定诉争专利的技术方案具备新颖性。

在中兴通讯股份有限公司（简称中兴公司）诉专利复审委员会及交互数字技术公司（简称交互公司）发明专利权无效行政纠纷案中，[15]交互公司是名称为“用于码分多址（CDMA）通信系统的自动功率控制系统”的发明专利的专利权人，中兴公司请求宣告本专利无效。专利复审委员会和一审法院均认为，本专利符合《专利法》第二十二条第二款、第二十二条第三款、第二十六条第三款、《专利法实施细则》第二十条第一款等规定，并决定维持本专利权有效。

二审法院认为，专利复审委员会之所以认为本专利权利要求1具备新颖性，实质上是采用了反向对比方法，将对比文件中多出来的技术特征即“在使用不相关的码进行解扩前进行PN码解扩”并不能作为本专利权利要求1不同于对比文件的区别技术特征。专利复审委员会的认定是错误的，主要理由是：第一，没有限定不等于排除在外。本专利权利要求1并没有排除在用不相关的码解扩之前用PN码进行解扩，本领域技术人员阅读本专利说明书之后，也不能直接地、毫无疑义地确定使用“不相关的码”解扩的信号不会经过PN码解扩，因此，本专利权利要求1可能包含在用不相关的码解扩之前用PN码进行解扩的情形。第二，即使区别在于有具体限定，也不构成区别特征。本案中，数字交互公司在二审程序中认为本专利权利要求1不具有PN码解扩的技术特征，因此“PN码解扩”构成区别技术特征，正是基于前面所述的反向比较得出的结论，应当不予支持。

15.权利要求书没有清楚地表述请求保护的技术方案则无法判断该技术方案是否具备创造性

专利审查部门在判断发明专利申请是否具备创造性时，首先应当明确权利要求书请求保护的技术方案。如果权利要求书没有清楚地表述请求保护的技术方案，则无法判断该技术方案是否具备创造性。

在英美烟草（德国）有限公司（简称英美公司）诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，[16]本申请是申请号为200680004228.1、名称为“含有高比例烟末的烟草材料的处理”的发明专利申请，本申请的申请人为英美烟草公司。2011年9月7日，国家知识产权局作出驳回决定驳回了本申请。2013年8月26日，专利复审委员会以本申请不具备创造性为由维持了驳回决定。一审法院也判决维持了专利复审委员会作出的复审决定。

二审法院认为，专利审查部门在判断发明专利申请是否具备创造性时，首先应当明确权利要求书请求保护的技术方案。如果权利要求书没有清楚地表述请求保护的技术方案，则无法判断该技术方案是否具备创造性。本申请权利要求1的文字表述存在上述诸多不清楚之处，本领域技术人员无法确定本申请权利要求1所要求保护的技术方案，无法进一步判断本申请权利要求1所要求保护的技术方案是否具备创造性。因此，专利复审委员会对本申请权利要求1是否具备创造性的认定缺乏事实基础，其应当在明确本申请权利要求1要求保护的技术方案的前提下，依法重新对本申请的复审请求进行审查。

16.GUI外观设计可以成为专利设计专利权的授权客体但必须指明哪些部分是通电图案

GUI外观设计属于《专利法》第二条第四款规定的外观设计专利授权客体。在《专利法》允许给GUI外观设计授予专利权的前提下，专利复审委员会不能依据第68号令修改之前的《审查指南》拒绝给GUI外观设计授予外观设计专利。《专利审查指南》仅是部门行政规章而非法律或行政法规，人民法院在判断包含通电图案的外观设计是否属于我国外观设计专利授权客体时，仍应以《专利法》第二条第四款的规定为基础进行考察。尽管《专利审查指南》规定“产品通电后显示的图案”属于不授予外观设计专利权的情形，但结合《专利法》第二条第四款及上述分析可知，该规定也不应被扩大解释为只要是包含了产品通电后所显示图案的外观设计申请，均应被排除在授予外观设计专利权的范围之外。换言之，产品通电后显示的图案并非全部不能享有外观设计专利权保护，若产品通电后显示的图形用户界面属于产品整体外观设计的一部分，或产品整体外观设计包括了图形用户界面，则由于此种外观设计专利申请实质上仍属于对产品整体外观所进行的设计，不应以不符合《专利法》第二条第四款规定为由而被驳回。

在苹果公司诉专利复审委员会外观设计专利申请驳回复审行政纠纷案中，[17]苹果公司向国家知识产权局提出名称为“便携式显示设备（带图形用户界面）”的外观设计专利申请，国家知识产权局原审查部门驳回了本申请。专利复审委员会认为本申请属于我国《专利审查指南》规定的“产品通电后显示的图案，例如电子表盘显示的图案，手机显示屏上显示的图案、软件界面等”不授予外观设计专利权的情形，因此本申请不符合《专利法》第二条第四款的规定，并决定维持国家知识产权局对本申请的驳回决定。一审法院认为，根据《专利法》第二条第四款的规定，包括图形用户界面的产品外观设计能够成为我国外观设计专利权的客体，故专利复审委员会应结合相关授权要件重新进行审查，因此，判决撤销第49596号决定，判令专利复审委员会就本申请重新作出复审请求审查决定。

二审法院认为，虽然产品整体外观设计包括了通电后才能显示的图形用户界面可以成为外观设计专利权的客体，但为了便于准确确定外观设计的内容，专利申请人应当在图片或照片中，或者在简要说明中，通过恰当的方式指明图片或照片中的哪些部分属于通电后才能显示的图案。本案中，苹果公司并没有明确指出本申请的图片或照片中的哪些部分是通电后才能显示的图案，虽然专利复审委员会和苹果公司在诉讼程序中对哪些部分是通电后才能显示的图案没有争议，但外观设计专利权具有公示性，仅仅是国家知识产权局和专利申请人知道哪些部分是通电后才能显示的图案，并不足以使相关的公众也清楚地知道图片或照片中的哪些部分是通电后才能显示的图案，因此专利复审委员会应当在重新审理过程中注意此问题。

17.机械领域产品专利权利要求中“包含有”的解释

根据《审查指南》的规定，权利要求中出现“包含有”的文字表述，一般应当认定其为开放式权利要求，但亦不能过于绝对、机械，而应当结合权利要求书、说明书及有关附图的具体语境，来明确其所表达的真实含义，并确定权利要求的保护范围。

在泰安市金山橡胶工业有限公司（简称金山公司）诉专利复审委员会及平陆康乐橡塑科技开发有限公司（简称康乐公司）发明专利权无效行政纠纷一案中，[18]涉案专利为“一种自动化橡胶粉塑化工艺及其装置”的发明专利，专利权人是金山公司，授权公告的权利要求2为“一种用于权利要求1所述的自动化橡胶粉塑化方法的装置，其特征是：包含有搅拌装置（1）、上料装置（2）、热反应装置（3）和冷却装置（4），热反应装置（3）设置有加热装置（5），冷却装置（4）设置有冷却装置（6），搅拌装置（1）的出料口与上料装置（2）的进料口连通，上料装置（2）的出料口与热反应装置（3）的进料口连通，热反应装置（3）的出料口与冷却装置（4）进料口连通。”康乐公司针对包括权利要求2在内的涉案专利权提出无效宣告请求。针对金山公司认为“本专利权利要求2的装置比证据1的装置在结构上更简化，所以具有良好的技术效”的意见，专利复审委员会认为：本专利权利要求2采用开放式撰写方式，即“包含……”而非“由……组成”，也就是说，只要包含有搅拌装置、上料装置、热反应装置及冷却装置及这四个装置之间的连接关系的所有技术方案均在本专利权利要求2的保护范围内，因此金山公司的该主张不能成立，专利复审委员会遂宣告权利要求2无效。一审法院同意专利复审委员会的认定，判决维持被诉决定。

二审法院认为，权利要求2中虽然出现了“包含有”的文字表述，但从该权利要求的文字记载的语境来理解，其技术方案是由搅拌装置、上料装置、加热装置、冷却装置四个装置构成，搅拌装置的出料口与上料装置的进料口连通，上料装置的出料口与热反应装置的进料口连通，热反应装置的出料口与冷却装置的进料口连通。根据说明书和附图，亦能确定权利要求2的技术方案由搅拌装置、上料装置、加热装置、冷却装置四个装置构成，各个装置逐个互相连通。因此，不能因为权利要求2中的“包含有”的表述而简单认定其为开放式权利要求，专利复审委员会和原审法院的相关认定脱离了具体的语境，缺乏事实和法律依据。

18.经查证属实的电子证据可以采信

专利无效宣告程序是专利公告授权后依当事人请求而启动且通常为双方当事人参加的程序，专利复审委员会在无效宣告程序中依当事人申请居中裁判。电子证据属于法定的独立证据类型，在外观设计专利无效诉讼中，经查证属于涉案专利申请日之前公开且能够清楚完整地反映出设计要素的电子证据应当依法采信，该电子证据中在先公开的设计可以作为评价涉案外观设计专利是否具有新颖性、创造性的对比设计。

在吴树祥诉专利复审委员会及董健飞外观设计专利权无效行政纠纷一案[19]中，本专利系董健飞为专利权人的第201030506103.8号“水晶烫钻模（5）”的外观设计专利，其申请日为2010年9月7日，授权公告日为2011年4月6日，吴树祥以本专利不符合《专利法》第二十三条规定为由，请求专利复审委员会宣告本专利无效。吴树祥提交了如下主要证据：附件1为第2461号公证书复印件共17页。附件1的公证时间为2012年8月14日，系对世界工厂网网站所作的公证。附件1所附的第7页附件网页有“批发烫钻模具”的字样，下面有一烫钻模具的照片，显示的发布时间为2010年8月16日。附件1所附的第10页附件的网页有“批发烫钻模具”的字样，下面有一烫钻模具的照片，显示的发布时间为2010年3月8日。附件2为上海西芝信息技术有限公司2012年8 月29日给浙江省金华市中级人民法院出具的复函，载明：我公司运营的世界工厂网中文站系信息服务平台，用户信息均由用户自行发布。附件3为第2527号公证书复印件共26页，其公证时间为2012年8月17日，系对阿里巴巴网站所作的公证。进入登陆网页，选择该网页上“阿里巴巴会员”，在出现的“账号”文本输入框内输入“zjlxjq”，“密码”以及“验证码”文本输入框内输入相应的密码、验证码，点击登陆按钮，进入相关网页并打印。附件3所附第17页“我的相册”中有三张图片，点击该图片后显示网址为http://picman.china. alibaba.com/album/image_detail.htm?id=140971213的网页有烫钻模具的照片，网址为http://picman.china.alibaba.com/album/image_detail.htm?id= 140970873的网页上亦有烫钻模具的照片，网址为http://picman.china.alibaba.com/album/image_detail.htm?id=140970578的网页上亦有烫钻模具的照片。第2527号公证书记载，公证员尝试对该三幅照片进行编辑，但网页均显示未开通该应用，暂时无法使用编辑功能。附件4为杭州阿里巴巴广告有限公司2012年8月22日给浙江省金华市中级人民法院出具的复函，载明：阿里巴巴中文站用户“兰溪市机器制造厂”（用户ID：zjlxjq）三张涉案图片的具体发布时间回复如下：图片ID为140970578的图片创建时间为2010年7月22日；图片ID为140970873的图片创建时间为2010年7月22日；图片ID为140971213的图片的创建时间为2010年7月22日。另外需要说明的是：我公司运营的阿里巴巴中文站系信息服务平台，用户信息均由用户自行发布。专利复审委员会认为，互联网中的网页信息具有可编辑性，现有的证据既不能证明上述公证书中下载的网页首次生成时具有的内容，也不能排除该网页在被下载之前已经过修改的可能性。因此，吴树祥所指认的网页上的产品图片并不必然在上述日期就已经上传。附件1和附件2不足以证明吴树祥指认的图片在本专利申请日之前公开发布的事实。吴树祥指认的图片存储在特定的用户可以访问的目录中，并没有向社会公开。因此吴树祥所指认的网页上的产品图片并没有构成本专利申请日之前的现有设计。一审法院认为，吴树祥提交的证据可以证明本专利不符合《专利法》第二十三条规定。

二审法院认为，附件1、3系电子数据证据，属于法定的独立证据类型，经查证属实的电子数据证据可以作为直接证据单独认定案件事实。附件1第7页显示的烫钻模具图片发布时间为2010年8月16日，第10页显示的烫钻模具图片发布时间为2010年3月8日，均早于本专利申请日2010年9月7日；附件3 第17页涉及的三张图片的发布时间为2010年7月22日，亦早于本专利申请日2010年9月7日。附件1、3均经公证机构以公证的形式取得，其证明效力高于其他种类证据，在无相反证据足以推翻上述证据的情况下，可以确认附件1、3图片的公开时间早于本专利申请日。董健飞虽主张附件1、3中图片创建时间不等于发布时间，但并未提交相应的证据加以佐证，附件2、4中世界工厂和阿里巴巴网站经营者出具的证明均认可用户信息均由用户自行发布，根据优势证据的采信规则，可以认定上述图片在网站上创建的时间即为向社会公众公开的时间。因此，综合吴树祥提供的图片形成、存储、传送的情况，附件1、3足以证明本专利在申请日前已经被公开。吴树祥作为无效请求人向专利复审委员会提交了附件1、3，其已经完成初步举证责任，董健飞主张附件1、3被修改、编辑，应由董健飞应承担相应的举证责任，不宜由专利复审委员会依职权进行认定，而本案中专利复审委员会在董健飞未提供反证的情况下径直认定互联网中的网页信息具有可编辑性，在案证据既不能证明公证书中下载的网页首次生成时具有的内容，也不能排除上述网页在被下载之前已经过修改的可能性，该种认定证据的方式显然已经偏离了居中裁判的角色定位。