高校专利实务十讲
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三、各国专利体系简介

既然讲到PCT, PCT本身不是授权程序,我们还是要进入某个国家,各个国家专利体系是不太一样的。具体来说:

(一)美国专利体系的特殊性

1.先申请制

以前,美国专利法规定,申请人必须是发明人。但从2012年9月16日之后,法人也可以作为申请人了。

另外,以前美国实行的是“先发明制”,即谁先发明的,专利就归谁。2013年以后,美国也改为了“先申请制”,且新颖性的标准也改为“绝对新颖性”了。

2.宽限期

美国专利法中有一个特殊的宽限期,即发明人自己公开技术方案,享受一年的宽限期,这在中国和其他国家是没有的。

有时候,我们不小心公开了自己的技术内容,例如发了论文,才发现它具有实用性,这时我们在中国已经没法提交专利申请了(因为新颖性/创造性问题,即使提交了也授不了权),但是还可以去美国直接提交一份专利申请。

但要注意的是,如果我们研究的是高精尖的技术,可能涉及国家安全问题,那在申请美国专利之前一定要做保密审查。如果不做保密审查就去申请美国专利,一旦涉及到国家安全问题,将来你可能会承担刑事责任。相反,如果不属于国家机密,一般的技术在这种情况下即使不做保密审查也没关系。

另外,如果是独立第三方的公开就不存在宽限期了,换句话说,如果你有一个发明,你自己没公开,而是被别人公开了,那你就不能再申请专利了,到美国也不行。

3. IDS

美国还有一个特殊的规定,叫“Information Disclosure Statement”(IDS),即申请人或其代理人要将自己知晓的与本申请新颖性、创造性相关的现有技术提交到美国专利商标局,不提交就会导致专利权无法实施。

因此,这个文件一定要提交,在期限内提交是没有费用的,在期限之外会产生官费,授权之后就不能再提交了。如果不提交IDS,虽然专利授权了,也不能行使专利权。所以,一般都是把其他国家审查过程中引用的对比文件等都交上去。

举个例子,如果你提交了一件中国专利申请,又要求优先权提交了美国申请,中国专利局在审查过程中引用了一些对比文件,你需要将这些对比文件提交给美国专利局,一旦因为没有提交导致美国专利不授权,那就麻烦了;即使授权了,这个专利权也没用,因为不能去告别人,而且潜在的受让人如果知道你的专利有这样的缺陷,也不会买你的专利的。

4.审查意见通知书

美国的审查意见称为“Rejection”,通常申请人会收到一个“Non-Final Rejection”,相当于中国的“第一次审查意见通知书”“第二次审查意见通知书”等。一般来说,美国审查员发出一次Non-final Rejection之后,就会发Final Rejection,类似于中国的“驳回通知书”。但是,与中国的驳回通知书不完全一样的是,如果有可以授予专利权的权利要求,美国审查员会在Final Rejection中指出来,并给出修改建议。

申请人收到Final Rejection之后,可以有三种方式来回应:①Ap-peal,就是上诉,指出审查员审的不对;②RCE(Request for Continued Examination),就是要求继续审查;③接受,就是接受审查员的意见。

5. Restriction Requirement

像我们刚才说过的,权利要求包括产品权利要求、方法权利要求、用途权利要求,它们如果相互之间有关联——有相同的或相应的特定必要技术特征,也就有单一性,那就可以放在一个专利里去申请。

如果它们之间没有这个特征形成关联的话,也就没有单一性,美国的审查员认为权利要求之间没有单一性或者他认为需要增加检索工作量时,就可能发出Restriction Requirement,让申请人只能选一套或两套权利要求,其他的删掉。

6. By-pass

美国还有一个特殊的地方——进入国家的方式不同,即除了30个月之前进入国家阶段(此时可进行不超出原始记载的修改等)之外,还有一种叫“by-pass”的进入方式,就是以“部分继续申请”或“继续申请”的方式进入美国,这种方式享有原来的申请日,而且“部分继续申请”可以进行超出原始申请范围的修改,可以增加新的内容;“继续申请”就是提交不同的权利要求,这时因为增加了新的内容,所以要重新审查单一性。

7.权利要求附加费

独立权利要求超过三项的,超出的每一项独立权项加收220美元。全部权利要求数超过20项的,超出每一项加收52美元。多项从属权利要求的附加费为390美元,即你只要有多项从属权利要求,就先交390美元,然后再拆开重新算超项费,这个钱是白花的。

另外,美国的权利要求附加费,是按进入美国时的权利要求书计算的。比方说,你在PCT国际申请中写了40项权利要求,进美国时改成20项,那就按照这20项来收取费用。所以,修改的时候要考虑这个因素。

8.自动审查制

美国实行的是自动审查制,即不要求提实审请求,从申请日开始三年自动审查。如果美国专利局给你推迟了,将来会重新计算保护期。

在撰写PCT时,如果你的目标比较确定,比如说以进入美国为主,或者只进美国,那建议按照美国的撰写方式来写。如果打算进的国家比较多,我们建议按照欧洲的方式来撰写,因为它允许多项引用,将来拆成单项引用的时候容易操作。

(二)欧洲专利体系的特殊性

欧洲专利制度有点特殊,欧洲有38+2个国家,即38个缔约国+2个扩展国。它们有一个《欧洲专利公约》,有一个欧洲专利局,总部设在慕尼黑。

欧洲专利的一个特点是专利申请统一受理、统一审查和统一授权,这跟PCT是不同的。PCT只是一个申请程序,欧洲专利是一个审查授权程序,授权之后可以到各个欧洲国家生效。因为各国的专利权是独立的,所以申请各国专利还要到各个国家去交“维持费”(或叫“年费”),要想把这个专利权无效掉,也要到各个国家去提无效请求,这是它的一个特点。

PCT进入欧洲的时限为31个月,可采用官方语言英、法、德三种中的任何一种。一般我们推荐用英文,一是因为懂英语的人比较多;还有一个原因是,如果你一开始用的是英语,最后到国家生效的时候,在有些国家只要把权利要求翻译成该国的本国语言就行了,但是如果你用的是法语、德语,那你需要把全文都翻译成该国的本国语言。所以,用英文申请还是有一定好处的。

与中国一样,欧洲专利也是需要请求实质审查的。此外,中国与欧洲之间有一个双边协定——PCT进入欧洲的专利申请的实审费减免10%。

进欧洲时,从第16项权利要求开始,每个权项会加收235欧元的官费,这是很贵的,而且授权时即使权利要求数减少,也不予退费,反而授权时如果权项个数增加,还要补交附加费。这就是为什么进欧洲时代理人一般都要修改权利要求的原因:我们通常先修改到15项以内;然后在审查过程中,我们可以视情况增减一些权项,如有需要,再补缴超出权项的附加费。

欧洲专利局会发一份补充检索报告,这个检索报告是需要答复的;如果不答复的话,该欧洲专利申请会被“视为撤回”。

在欧洲,单一性有特殊的要求,就是每件申请只能涉及一项发明,一类权项只能包括一个独立权利要求(产品权项只能有一个独立权利要求,方法权项只能有一个独立权利要求等),你不能写两个产品的独立权利要求。当然,配套使用的产品还是可以写在一件申请中的,例如插头和插座,发射机和接收机等。

欧洲专利局可以加速审查,加速审查不需要费用。

在欧洲专利授权的时候,还要把权利要求翻译成另外两种官方语言。到各个国家生效需要在3个月之内。授权以后,官方语言是英法德语的国家不再需要任何翻译,其他的国家还有不同的要求。

(三)其他国家专利体系

日本的专利制度跟中国差不多,只是实审费是按照每一个权利要求计算的,年费也是按照每个权利要求计算的,权利要求越多,费用越高。

韩国的专利体系与日本类似,但是,PCT进入韩国国家阶段的时限是31个月,提实审的年限是5年,费用也是按单个权项计算的。

所以,专利申请要进入各个国家的时候,应该按照各个国家的具体情况,做一些适应性的修改。

谢谢大家!