被控侵权人收到警告信后之应对对策

是要对于专利权人之请求照单全收，还是要采取其他解决之道，其间所差距之商业利益，往往十分庞大。因此，当收到专利权人之警告信函后，建议被控侵权人可以采取以下之行动，以理性因应即将可能面临之风暴，避免不必要之损失：

检视专利权人警告信重要信息

审慎评估双方实力与利弊得失

谨慎选择律师团队与外部顾问

进行专利无效分析

进行专利侵权分析

尽速完成不侵权报告或回避设计

公司内部任务编组

配合未来可能之诉讼管理公司文件

决定是否停止制造销售被控侵权的产品

撰拟回复专利权人之警告信

【检视专利权人警告信重要信息】

被控侵权人应对所收到之警告信，逐步检视确认以下相关信息，以作为后续相关作业之基础：

□发信人之联络数据

□专利权人/委托人

□系争专利名称与号数

□侵权产品为何

□认定侵害专利之过程

□专利权人之意图

□最后通牒期间

□未得正面响应的可能处理方式

【审慎评估双方实力与利弊得失】

被控侵权人应根据警告信逐步检视确认之上述信息，与律师及专家顾问积极分析以下事项：

▲专利权人的实力

例如专利权人若为公司型态，被控侵权人内部的法务、业务及研发部门，则应调查该公司之资本额、所拥有之专利数量与质量、市场占有率、过去处理专利纠纷之解决模式，以分析专利权人的真正意图，以及有无进行专利诉讼之实力。

▲搜集与系争专利有关之资料

被控侵权人内部的法务及研发部门，应尽速搜集与系争专利有关之资料，例如专利说明书、审批历史，以委托该国专利律师初步分析系争申请专利范围有无该国专利法使专利无效的情形。

▲最坏情况之预估

被控侵权人内部的法务及财务部门，应根据相关被控侵权产品的销售量与获利能力，以及专利权人与系争专利相关产品的市场普及程度及系争专利之合理授权金（reasonable royalty），分析日后万一被法院判决一般侵权或恶意侵权成立时，被控侵权人所可能需负担之赔偿责任。

▲外在整体商业环境

此外，被控侵权人的注意焦点除应放在系争专利与自身相关的产品，尚应放大到与系争专利相关之市场，亦即被控侵权人内部的业务及研发部门，应完成目前外在整体商业环境之报告，例如相关产品的生命周期，市场上有无其他的竞争对手等，以分析大环境所可能对专利权人造成之后续影响。

【Worst Case Scenario】

被控侵权人内部完成最坏情况之预估后，可用以判断公司所面临最大的风险、决定应否开战或求和、评估公司需要聘请何种等级之外部律师以及日后展开谈判的底线为何。

【谨慎选择律师团队与外部顾问】

一旦正式展开国际专利诉讼，当事人所支出的律师费，往往超过数百万元美金；最后是否可妥善处理相关争议，亦影响双方当事人极为可观之商业利益。因此，被控侵权人可以参考以下的重点，展开与律师团队及外部顾问间的合作关系：

▲专业能力与收费标准

被控侵权人应评估律师团队与外部顾问是擅长处理国际专利诉讼案件抑或只是处理一般国际案件或国内事务，以及相关收费标准是否合理，与本案所可能的风险相较后，所支出之律师费用是否仍有价值等因素，以考虑应否委任该律师（事务所）处理相关争议。

▲产业熟悉度及处理经验

由于专利诉讼案件，时常涉及诸如机械、电子、医药、生物科技等不同之专业领域，与一般诉讼有所不同，所以，被控侵权人应评估律师团队与外部顾问，对于目前本案所属产业是否熟悉，以及对于相关类似案件，过去是否有充分之处理经验。

▲有效教育并及时沟通

即便已委请熟悉相关产业、处理经验丰富之律师团队进行专利诉讼，被控侵权人仍不宜置之事外。换言之，被控侵权人仍应随时教育外部律师相关技术问题，并及时对不清楚或不同之看法，进行沟通，以因应瞬息万变之诉讼。因此，外部律师之沟通能力，包括有无语言障碍，亦显得格外重要。

▲有效切割律师团以构筑防火墙

由于在美国进行专利诉讼，有所谓律师拒绝证言权等相关机制。因此，建议在组建律师团队时，应分别聘请隶属于不同事务所之律师，分别担任专利意见（patent opinion）律师及专利诉讼（patent litigation）律师，才能有效保护与诉讼相关的内部讨论数据，不至于因为提出专利无效或不侵权之意见，一并被迫要摊在台面上。

【律师费用与公司预算】

为能有效控管诉讼费用，当事人可委托专业顾问，除可协助审核律师账单外，尚可分担基本事务，例如数据之整理、相关文件之草拟等工作，以节省公司预算。（详见第十五讲之跨国专利诉讼的新思维）

【进行专利无效分析】

被控侵权人内部完成前述搜集与系争专利有关之资料，并已决定外国律师顾问团后，则应将相关数据送请外国律师顾问团参考，进行正式之专利无效分析。[11]倘若经过外国律师确认，系争专利权利要求范围的确有该国专利法专利无效的情形时，外国律师应尽速完成一份正式之专利无效分析意见。

被控侵权人根据该专利无效分析意见，日后可以在诉讼中作为专利无效抗辩之依据。

此外，被控侵权人还可以考虑对系争专利请求宣告无效，或透过后述之确认判决程序，确认系争专利无效（请参阅后述第三讲如何主张专利无效）。

【进行专利侵权分析】

除分析系争专利无效的可能性外，被控侵权人亦应将相关数据送请外国律师顾问团参考，进行正式之专利侵权分析。[12]先完成系争专利权利要求范围的技术特征分析表，再检视其被控侵权的产品之技术特征，是否的确落入系争专利权利要求范围，或预估被控成立侵权行为的几率（请参阅后述第四讲专利侵害分析）。

【实务作业】

在外国律师之指导下，当事人将整理搜集公司内部所有相关文件，提供给外国律师而制作之文件，应加注下列相关文字，以确保受律师与客户特权之保障[13]：

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL ATTORNEY-CLIENT COMMUNICATIONS

【尽速完成不侵权报告或回避设计】

被控侵权人送请外国律师顾问团完成前述【进行专利侵权分析】的评估比对分析后，倘若经过外国律师确认，被控侵权产品之技术特征并未落入系争专利之字面范围及等同范围内，则应由外国律师完成一份正式之不侵权报告；反之，倘若外国律师认为，被控侵权产品之技术特征已明显落入系争专利之字面范围或等同范围内，则被控侵权人之研发单位应尽速研究回避设计之可能性，并与生产单位讨论是否改为生产变更设计后之产品等问题。

【公司内部任务编组】

跨国专利侵权之争议一旦开始，被控侵权公司的各个部门应在外国律师指挥下，实行相应作业：

□研发部门：提供技术上之支持、与外国律师紧密合作研究相关技术

□财会部门：整理过去相关销售记录、编列诉讼预算、控制诉讼费用

□市场销售部门：调查相关产品销售量与利润、维系并调整现有及潜在市场

□生产制造部门：整理制造流程、考虑是否及如何配合修改生产过程

□人力资源部门：整理曾从事研发、制造及销售系争产品之人事数据

□法务或知识产权部门：控制诉讼进展、沟通协调各单位、与外国律师联系

因此，被控侵权人必须借由指派公司相关部门的负责人员进行任务编组，将各个相关部门有效予以整合，使公司除仍能正常营运外，可以在第一时间，迅速因应专利争议最新发展情况而有所反应；最重要的，被控侵权之公司必须要在该任务编组中，安置一有紧急决策权的人员，才能发挥战场指挥官的功能，不至延误时机。

【配合未来可能之诉讼管理公司文件】

被控侵权人于收到警告信函后，且自知一场专利大战在所难免时，为能有效掌握有利己方之相关证据资料，并受律师与客户特权之保障，建议被控侵权之人必须即刻另立专档，在外国律师之指挥下开始搜集整理公司内部所有相关之文件。

此外，因为美国专利诉讼中，有特殊之搜证程序，倘若于诉讼开始之际，被控侵权人未能有效管理公司文件，仍例行性删除日后在诉讼中有可能被认为极为重要之数据时，法院将有可能视之为藐视法庭，课以罚款或因而认定为恶意行为、甚至因而直接推定对方主张为真实，并于败诉后，承担恶意诉讼之责，赔偿专利权人之律师费用。

因此，在展开专利诉讼攻防战之际，建议被控侵权人配合诉讼需求，管理公司文件，对内部同仁发出正式通知（可参考后述【实例参考：内部通知】），以做好事前之准备工作。

【实务参考】

在专利诉讼中，当事人应委托律师协助搜集整理以下所列之物品及文件：

□与系争专利有关之信息

例如专利的审批历史、先前技术信息、专利有效性与侵权分析。

□涉嫌侵权产品

例如产品实体、外观相片及广告资料。

□涉嫌侵权产品之技术文件

例如涉嫌侵权产品之相关研发记录与实验数据。

□涉嫌侵权产品之销售数据

例如与涉嫌侵权产品相关之订单、发票、账册、进出货记录。

□其他与涉嫌侵权产品相关之文件

例如涉嫌侵权产品之使用手册、广告等促销资料。

□相关团体或个人之信息

例如相关之子公司、关系企业、以及企业之负责人、高管与研发人员。

【实例参考：内部通知】

请诸位同仁仔细阅读以下文件：

于2013年4月，A公司已在美国德州东区联邦地方法院对本公司提起诉讼，声称本公司之切割机产品侵害其所拥有之美国专利权。本公司已雇用〇〇〇〇律师为外国法律顾问，〇〇〇〇律师在不久的未来会与您联系以取得相关信息；其律师团队将为本公司提供专业协助，处理与本次诉讼有关之事宜，所以请完全与其合作。

本人发出此备忘录，系用以提醒各位目前诉讼正在进行中，并且说明我们目前必须保留可能与诉讼有关之证据的法律义务。在预期的诉讼中，为了达到美国法关于应保留上述证据之法律义务的要求，本人兹代表本公司，要求各位应主动搜寻、收集并保留各位所持有、支配、或本公司其他同仁所持有、支配之所有任何以电子文件、纸本或其他形式存在，可能与A公司所指控情事有关之文件及信息。这些文件可能系以电子邮件、书面通信、便条纸、立可贴、文件列表、约会簿、电话留言、简报文件或其他形式存在。法律人员及外国顾问近期内将向各位取得在诉讼中可能需要之文件及信息，在目前，各位主要之责任为保管该等文件，并且停止所有将该等文件或信息予以删除或销毁之自动或例行程序。请搜寻存在于您办公室、其他经允许之办公室、您个人计算机或笔记本电脑、交通工具、家庭或其他任何场所当中，您有权取得与本案有绝对相关的文件；若您察觉到有该等文件，但无权取得时，请提供相关文件予以说明；也请您将所有与本案有绝对相关的文件之原本，不论系以何种方式存在（例如：纸本、电子文件、电子邮件、卡带、及草稿等等），均予以收集并确保；如果您对于哪种特定之文件或记录是属于上述要求中所谓与本案有绝对相关的文件、或是否有关、或与本备忘录有关的其他问题存有疑惑时，请立即与本人联络以予以协助。当不确定时，请先推定相关文件及纪录为与本案有绝对相关。

请了解针对应属于与本案有绝对相关的文件，您有持续性予以确保之义务。并且，特别强调应将与本备忘录有绝对相关的任何文件予以保留，不得抛弃、改变、或销毁。也请将任何其他可能持有与本案相关信息之人之姓名提供本人，以便本人寄发彼等类似之讯息以保存相关信息。

谢谢您的合作！

【决定是否停止制造销售被控侵权的产品】

被控侵权人送请律师完成前述【专利无效分析】及【专利侵权分析】的评估分析后，倘若经过外国律师确认，使系争专利的无效机会不高、被控侵权产品之技术特征落入系争专利之字面范围或等同范围内很高，且被控侵权人之研发单位表示回避设计之可能性很低时，被控侵权人应尽速讨论是否停止制造销售被控侵权的产品等问题，寻找可解决问题之替代方案，以避免或降低日后被法院认定构成恶意侵权之可能性。

【撰拟回复专利权人之警告信】

被控侵权人与律师完成前述的评估分析，并作出商业决定后，可委请律师参考以下事项，撰拟回复专利权人之警告信：

□我方律师之联络资料

□专利权人/委托人之收信地址

□我方已于何时收到警告信

□正在积极研究系争专利

□请对方提供认定侵害专利之过程

□表达我方愿意展开协商谈判

□提供双方可展开协商谈判之期间