论《商标法》第三十二条在商标“被动使用”问题上的适用[10]1

刘孟斌　宁崇怡[11]2

商标是商品的生产者、经营者在其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品上或者服务的提供者在其提供的服务上采用的，用于区别商品或者服务来源的，由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合，或上述要素的组合，具有显著特征的标志。商标的功能主要体现在两方面：一方面，区分商品或者服务的来源，便于消费者进行选择；另一方面，作为商誉的载体，承载因消费者对于商品或者服务的信赖而产生的品牌价值。因此，商标是企业重要的无形资产，在捍卫核心商标的战役上，不少企业不惜耗费巨资，历经数年谋求有利的结果。

关于商标权和商标申请权的纷争时有发生，而常常涉及的一个法律条款是《商标法》第三十二条，该条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标。”该条规定作为我国商标法律制度中“申请注册在先原则”的补充，以法律规定的形式承认对于未注册商标的使用在一定条件下也产生对抗他人不当注册的权利，其立法本意是对他人已经在先使用但尚未注册的商标给予保护，制止恶意抢注，以维护“诚实信用”的民事法律关系的基本原则。在这类案件的处理过程中，一般会涉及是否具有“在先权利”、是否构成“在先使用”、是否属于“已经形成一定的影响”等相关事实的认定。以往，大多数这类案件中权利主张人的商标使用行为通常是符合《中华人民共和国商标法实施条例》第三条规定的行为，即权利主张人主动地“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”，亦即“主动使用”。

但是近年来，关于商标的使用行为以及对《商标法》第三十二条的适用也出现了新情况，如社会公众对商标的使用。这种使用方式是否构成商标的使用行为？所产生的商标利益应当归属于谁？商品或者服务的提供商可否依据《商标法》第三十二条规定阻止他人注册？在类似纠纷的解决过程中，业内引入了商标“被动使用”的概念，但应当指出，无论是学术界还是司法实务界，对此都没有形成共识，相关案件的裁决结果也截然不同。比较典型的案例可见“索爱”商标案[12]、“伟哥”商标案[13]、“陆虎”商标案[14]、“广本”商标案[15]等系列商标抢注案。

在法律没有明文规定的情况下，在司法实践中引入商标“被动使用”的概念是否合适？如何解决《商标法》第三十二条在商标“被动使用”问题上的适用？对相关问题进行梳理很有必要。

一、商标“被动使用”概念的缘起

商标产生的方式一般是基于商标所有人的使用，《中华人民共和国商标法实施条例》第三条规定的商标使用是一种法律行为，它基于当事人的意思表示而产生，是商标所有人有意图的行为，即商标权人及其授权人在商品、服务上有意识地使用商标的行为。

但是在现实中，社会公众对商标俗称的使用也成为了商标在自行使用、许可使用之外的第三种产生方式。商标俗称之所以具有识别性或者能够与特定的经营者建立起联系，并不是基于特定经营者自身对商标的使用行为，而是基于社会公众的使用行为。部分商品或服务的提供商甚至从未在商业活动中主动使用这些俗称，但是，消费者仍然能够清楚地认识到这些商标俗称所指向的商品或服务的提供者，使得该商标俗称具备了区别商品或者服务来源的商标功能。

商标俗称的表现形式主要有三种：第一，商标本身的简称，如“索尼爱立信”简称“索爱”；第二，商标的民间译法，如药品商标“VIAGRA”的官方译名为“万艾可”，而民间则译为“伟哥”，又如汽车商标“LAND ROVER”的官方译名为“路华”，民间俗称为“陆虎”或“路虎”；第三，商标加其他限定简称，商标加产地的简称，如“广州本田”俗称为“广本”。由于这些俗称并非商品或服务的提供者有意使用，因此他们通常也不会注册，于是出现了第三人恶意注册“商标俗称”的现象。

二、商标“被动使用”的构成要素探讨

商标俗称是社会公众对于特定经营者所提供的商品或服务的习惯性称呼，经营者一般没有进行注册，甚至从未在商业活动中主动使用，此时，社会公众对于商标俗称的使用相对于特定经营者来说就可称为商标的“被动使用”，这种使用方式是否属于《商标法》意义上的商标使用行为、商标俗称可否获得《商标法》保护等问题，在学术上一直有争议，司法认定也差异很大。

明确商标“被动使用”行为是商标使用行为，对商标使用制度乃至整个《商标法》都具有重要的意义。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12号）[16]第二十条第二款规定：“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。”根据该《意见》，商标权人的实际使用方式从商标权人自行使用、许可他人使用扩大到了“不违背商标权人意志的使用”，换言之，如果商标“被动使用”不违反商标权人的意志，可将其视为法律意义上的商标使用行为。

因此，根据上述规定并结合实际情况，笔者认为，商标“被动使用”的构成应包括如下要素：（1）商标俗称为未注册商标；（2）商标俗称基于社会公众的使用而产生；（3）社会公众对商标俗称的使用不违背商标权人意志；（4）商标俗称明确指向特定的商品或服务的提供者。

三、《商标法》第三十二条在商标“被动使用”问题上的适用条件分析

回顾涉及“被动使用”的“索爱”、“伟哥”、“陆虎”等系列商标案，从北京市高级人民法院已经作出的判决内容看，主要的观点认为，对于“被动使用”商标的认定必须满足至少以下条件：作为请求方的企业应当要主动使用商标，满足《商标法实施条例》第三条关于商标的使用规定，将未注册的商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商品用于广告宣传、展览以及其他商业活动中——具体来说，就是必须在中国大陆范围内使用（不包括港、澳、台）；而且必须是主动使用，是企业自己为商业目的“主动使用”未注册商标。也就是说，“已经使用”的方式不包括商标仅被媒体宣传报道或者相关公众的使用，媒体宣传报道或者相关公众的使用不能等同于企业的使用。

但是，同样是对于“被动使用”的问题，在“广本”案件的处理上，国家工商行政管理总局商标评审委员会却转而支持了商品提供者的主张，其主要的观点是，保护未注册商标的立法本意不但在于保护商标的在先使用人，还在于保护商标所承载的基于商品或服务提供者的信赖利益而产生的商誉，制止恶意抢注的行为，有助于维护市场的基本道德，有助于实现商标法中的法律与道德的平衡。

《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标。”鉴于商标“被动使用”问题的特殊性，在商标异议、异议复审及争议案件的审理过程中，在考虑《商标法》第三十二条适用、对商标“被动使用”进行认定时，应综合考虑以下条件：

(一)诉争商标是未注册商标且属于可注册商标

诉争商标应符合商标注册审查标准的要求，不属于《商标法》第十条、《商标法》第十一条规定的情形，并与其他在先申请的商标不相同、不相近似，也没有侵犯他人的在先权益。

(二)诉争商标的产生基于社会公众的使用

一般消费者或相关公众最先将诉争商标在特定的商品或服务上使用，并明确地指向某一特定的商品或服务提供者（即生产者或服务者），在诉争商标与特定的商品或服务、特定的商品或服务的提供者之间形成联系，从而使得诉争商标实际发挥了商标的作用。同时，相关公众基于诉争商标对特定商品或服务提供者提供的特定商品或服务的信赖已客观存在，即诉争商标已经承载一定的商誉。

(三)诉争商标在中国大陆地区范围内合法使用，并具有一定的知名度

商标权利具有地域性，即一个国家或地区依照本国或本地区的商标法律规定所授予的商标权，仅在该国或该地区有效，因此，我国《商标法》第三十二条规定的“已经使用”应当是指在中国大陆地区使用，不包括港、澳、台，也不包括国外。而且，商标的使用方式应具有合法性，不为法律所禁止。因此，诉争商标应在中国大陆范围内合法地商业性使用，在相关领域、相关行业内形成一定的知名度，并为相关公众所知悉并享有一定的声誉。

(四)诉争商标已形成“商标俗称、商品或服务、商品或服务的提供者”三者之间特定的对应关系，请求方应当是诉争商标所指向的特定的商品或服务提供者

商标的最基本功能是区分商品的来源。因此，诉争商标在经过社会公众的长期使用，在消费者的心目中应明确无误地指向特定的商品和特定的生产者或经营者，具备商标功能。只有特定的生产者或者经营者才有权提出商标权属的诉求。

(五)请求方在商标注册日前须完成从“被动使用”向“主动使用”的转换，并且请求方的主动使用应是商业性使用

商标权益的享有一般是适用“谁使用谁享有”的原则，商标俗称的特殊性在于它最早的出现是基于社会大众的使用而产生，不过，从实践操作的层面看，很难找到可以代表所有公众的机构或人物去申请或持有商标，人大、政府等机构虽然有一定的代表性，但由于不是商业活动的主体，因而不能作为商标俗称的商标申请人或者商标权人。由于商标俗称很明确地指向特定的商品或服务的提供商，如果出现无关的第三方来注册和使用，不可避免地会发生商品来源混淆的情况，从而使正常的市场交易秩序遭到破坏。

因此，一般而言，商标俗称的申请权或者商标权归属权的发展趋势应当还是要回归商品或服务的提供商，如果对于《商标法》第三十二条的适用条件过于严苛，则不利于维护公平、有序的商业竞争环境。

但是，商品或服务的提供商享有商标俗称的有关权益并非是无条件的，他必须满足法律意义上的“使用”要求。在自行使用、许可他人使用两种使用方式都不存在的情况下，他至少应举证说明公众对商标俗称的使用属于《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第二款规定的“不违背商标权人意志的使用”。因此，商品或服务的提供商必须以明示的方式表明其认同公众对商标俗称的使用。并且，结合“谁使用谁享有”的基本原则，商品或服务的提供商要主张权利，还必须存在其主动使用诉争商标、对诉争商标的品牌价值也作出贡献的事实。这就要求请求方在商标注册日前须完成从“被动使用”向“主动使用”的转换，主动在商业活动中使用商标俗称，而且，这种使用必须是商业性使用，即在生产或者流通的领域中，将商标用于商品或其包装、容器标签、说明书、价目表或其他类似的载体上，或者具有在商品、服务的推销或广告宣传中使用或予以展示的行为，建立该商标俗称与商品或服务提供商之间的联系。同时，作为公平原则的体现，社会公众在原有的或者合理的范围内使用商标俗称，应不受商标权人的限制。

(六)对构成“在先使用”和“产生一定影响”的判断须满足“商标申请注册日”这一时间节点要求

请求方所提交的证据是否足以证明“已经在先使用”和“已经产生一定影响”，在判断时应以诉争商标申请注册日进行时间切割，请求方的证据必须充分证明在商标申请注册日前，请求方已经主动使用商标，并通过商业性使用行为，使得诉争商标产生一定影响，在消费者群体里明确建立诉争商标与请求方、产品或服务之间的唯一联系。

(七)商标注册人采取了不正当手段并具有主观恶意

请求方应举证说明商标注册人在主观上具有盗用他人商标的市场信誉或牟取非法利益的“恶意”目的。根据《商标审理标准》第四节第4点规定，关于主观恶意的判定，可综合考虑以下因素：

1.系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或者合作关系；

2.系争商标申请人与在先使用人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围；

3.系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷，可知晓在先使用人商标；

4.系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系；

5.系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的，利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫在先使用人与其进行贸易合作，向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；

6.他人商标具有较强独创性；

7.其他可以认定为恶意的情形。

只有在请求方提供的证据能同时满足上述所有条件的情况下，才可以依据《商标法》第三十二条对请求方的权利进行救济。

【点评】商标的使用是商标法中的一个基本问题，也是一个核心问题。本文从“索爱”、“伟哥”、“路虎”等社会大众对著名商标的简称、另称、俗称等角度入手，分析了这些具有很高知名度，但并非是商标注册人、使用人原本想使用的商标被人抢注现象的法律保护问题。本文这一论题角度新颖，在抢注商标泛滥这一大背景下，本文具有很强的现实性，值得详细阅读和仔细推敲。当然，本文提出的一些观点也需要进一步的探讨，如本文提出的“诉争商标的产生基于社会公众的使用”和“请求方在商标注册日前须完成从‘被动使用’向‘主动使用’的转换，并且请求方的主动使用应是商业性使用”，这两个条件尚需要进一步的研究。此外，对于这类问题，是否可以用反不正当竞争法来打击抢注人？这些都需要在理论方面多做探讨。

（点评人：广州金鹏律师事务所律师、合伙人，知识产权部部长　吴秀荣）