2 外观设计专利司法保护问题研究[1]
世界各国对外观设计的定义不尽相同，在立法体系上也有诸多不同。我国将外观设计与发明、实用新型一并以专利的形式加以保护，但因外观设计专利与发明专利、实用新型专利在保护范围及侵权判定等方面存在较大差异，因此如何合理地保护外观设计专利权人的合法权益，制止侵权行为，是个值得深入探讨的问题。本文将从外观设计专利的保护范围、侵权判断、不侵权抗辩以及权利救济等四个方面进行实证分析和探讨。
一、外观设计的保护范围
（一）确定外观设计保护范围的依据
确定外观设计专利权的保护范围是进行外观设计专利侵权判断的前提和基础。而确定外观设计保护范围的依据是专利法第59条规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
（二）外观设计保护范围所涵盖的产品类别
其中所述的“该产品”的理解不仅仅限于完全相同的产品，在类似产品上采用相同或者相近似的外观设计，仍然应当认为落入外观设计专利权的保护范围。一件外观设计专利的保护范围只能限定在相同、相近类别的产品范围内，故产品类别的确定是界定外观设计保护范围的首要问题。一些观点认为，外观设计的类别应当以国家知识产权局给出的分类号为准，只有属于同一小类的产品才属于外观设计的保护范围。国家知识产权局在进行外观设计申请的审查时，以外观设计的产品名称、图片或者照片以及简要说明中记载的产品用途为依据。当然国家知识产权局给出的分类号是一个重要的参考，但并不能仅以此来认定是否属于相同或相近种类的产品外观设计，还应当考虑商品销售的客观实际情况等对是否属于同类产品作出认定。
（三）外观设计专利文件中各种“图”对保护范围的影响
申请人可以提交的产品外观设计的图片或照片包括基本视图、表现产品立体形状的立体图、用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等的参考图以及外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图以及变化状态图。基本视图即六面正投影视图，包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图。当然也并不是所有的外观设计专利都有上述基本视图，某些情况下可以省略基本视图，例如产品设计要点不涉及全部六个面或者虽然产品设计要点涉及六个面但后视图与主视图相同或对称可以省略后视图，左视图与右视图相同或对称可以省略左视图或右视图，俯视图与仰视图相同或对称可以省略俯视图或仰视图。从立法本意上来说，申请人提交的所有图片或者照片，只要其中反映了所要保护的产品的外观设计，则均应纳入该外观设计的保护范围。当然也就包括了参考图等，而在考虑参考图时需要将与该产品的外观设计无关的因素予以排除。例如使用状态参考图中显示了该产品与另外产品或零部件连接在一起的状态，则在考虑外观设计的保护范围时需要排除另外产品或零部件的因素。请看以下图片所示：
立体图中缝纫机上方有一圆杆，而使用状态参考图中缝纫机上方则是使用状态下与圆杆连接后的宽条形部件，此时外观设计的保护范围涵盖的应当是立体图中的圆杆而不是使用状态参考图中的宽条形部件。
（四）简要说明对外观设计保护范围的影响
《专利法》第27条规定了申请外观设计专利时应当提交简要说明，也就是说，简要说明是一项外观设计专利所必须具有的文件。简要说明应当包括外观设计产品的名称、用途、设计要点等，必要时还可以写明请求保护色彩、省略视图等。[2]简要说明对外观设计产品的保护范围的限定起着重要的作用，即防止不适当地扩大外观设计专利权的保护范围以及不适当地缩小外观设计专利权的保护范围。[3]另外，在有些外观设计中，图片或者照片反映了外观设计产品的诸多细节，如果将所有细节都纳入其保护范围从而要求被控侵权产品必须要与所有细节相同或相似才能认定侵权，不利于保护外观设计。通过简要说明的解释可以更合理地确定外观设计的保护范围，简要说明的作用与发明和实用新型中的说明书及附图的作用类似。
综上所述，外观设计的保护范围涵盖了通过图片或照片结合简要说明来进行综合判断产品的形状、图案、色彩这三个要素从而确定相同或相近似种类中相同和相近似的外观设计。
另外，能够影响外观设计产品保护范围的特殊因素包括以下几种情况：
对于简要说明中记载有关于产品部分或全部透明的，结合图片或照片通过人的视觉能观察到的其透明部分以内的形状、图案和色彩，应当视为该产品的外观设计的一部分。具体的鼓风机案例参见下面的图片，尽管简要说明中记载了鼓风机外壳采用透明材料，但是从该外观设计专利的图片中却看不出透明外壳下的内部结构，因此该外观设计专利明确的保护范围就是图片所显示的形状、图案、色彩，而不能将本领域通常所知的一种或几种鼓风机的内部结构视为该外观设计专利保护范围的一部分，在相同、相近似比较时自然不能将由该通常所知的一种或几种内部结构所产生的视觉效果考虑在内。假如将本领域通常所知的一种或几种鼓风机的内部结构视为外观设计专利保护范围的一部分，那么其保护范围是不确定的，公众也就不清楚什么样的透明外壳鼓风机会侵犯该专利权，公众只知道非透明外壳鼓风机不会侵犯该专利权，简要说明对图片的解释不应使公众无法以合理的确定性预测其保护范围。当然并不能仅以此案例来认定在简要说明中写明是透明材料都对保护范围不起作用，如果该外观设计专利采用透明材料是该专利的设计要点，在简要说明中写明是透明材料并且在图片或照片中清楚显示出透明材料下的内部结构，通过人的视觉能观察到的其透明部分以内的形状、图案和色彩，应当视为该产品的外观设计的一部分。鼓风机案例中的立体图和主视图如下：
（五）色彩要素对外观设计保护范围的影响
外观设计中的色彩要素对产品外观设计的保护范围产生影响，但不仅仅是缩小保护范围的影响，实质上是对保护范围形成了一定的偏移，例如专利一是形状A、图案B，专利二是形状A、图案B、色彩C，被控侵权产品一是形状D、图案E、色彩C，被控侵权产品二是形状A、图案B、色彩C，被控侵权产品一与专利一在形状、图案、色彩三个要素上均不相同，因此既不相同也不相近似，但有可能被控侵权产品一与专利二因为色彩分布的相同导致整体视觉效果相同，从而相近似，被控侵权产品二与专利一有可能不相近似。也就是说，在相同形状、图案的产品上分布色彩与不分布色彩有可能会产生不同的整体视觉效果，所以说专利一和专利二可能同时获得稳定的专利权，专利一与专利二的保护范围不仅仅是包含的关系。此外，值得注意的是，假如一项外观设计专利要求保护某种单一色彩，那么其保护范围也涵盖了其他单一色彩，也就是说，一项外观设计要求保护色彩且是单一的色彩，那么其它单一色彩的相同产品与之相近似，也可能构成侵权。
以上这个例子仅仅是理论上的分析，实际情况中要复杂的多，因为外观设计的要素即形状、图案、色彩是相互依存的，有时其界限是难以界定的，例如多种色块的搭配即成图案[4]。下面举几个实例，实例1：外观设计专利如下图所示，
即使将上述外观设计产品中的梅花形、三角形、五边形都改为圆形导致其形状不同，但如果其色彩分布相同，仍然认定相近似。
实例2：两项计专利分别如下图：
上图所示仅是示例的设计，左边是形状的设计，右边是形状与色彩的设计，以上两项外观设计专利形状相同，但均可以获得稳定的专利权（不排除其他外观设计与之相近似，此处仅仅说明两者之间的稳定性），因为色彩的组合使之产生了扭曲感，诸如此类的通过色彩的组合使外观设计产生镂空、立体感都可能获得稳定的外观设计专利权，而对于仅仅有图案和色彩结合的外观设计专利，由于色彩的不同可能会导致图案的不同，[5]从而也会因色彩而具有稳定的专利权。
（六）几种特殊类型的外观设计专利的保护范围的确定
对于组件产品和成套产品的保护范围的界定，首先需要判断的是什么样的外观设计专利产品是组件产品或成套产品，审查指南规定，组件产品是指由多个构件相结合构成的一件产品，成套产品则需要同时满足同一类别、成套出售或者使用、各产品的设计构思相同、成套产品中不应包含相似外观设计的条件，一般情况下应当按照专利文件中标注的视图名称和简要说明进行确定，但视图名称和简要说明明显不准确时，需要按照上述规定来进行判断。对于既可以是成套产品也可以是组件产品的，应当按照专利文件中标注的视图名称和简要说明进行确定，如果视图名称和简要说明中未明确表示的，应当按照专利文件中图片或者照片表示的产品外观设计进行确定。对于组装关系唯一的组件产品，确定其保护范围应当以组合状态下的整体外观设计为依据，例如：
对于上述外观设计专利，其保护范围应当是两者组合后的整体外观设计，也即如下图所示：
对于组装关系不唯一的组件产品或者各构件之间无组装关系的组件产品，其保护范围应当是所有单个构件的外观设计，只有被控侵权产品的所有单个构件分别与其所有单个构件相同或相近似，被控侵权产品才落入其保护范围，例如：
对于成套产品，其保护范围是其中每一件产品的保护范围的总和。也就是说，只要被控侵权产品与其中任何一件产品相同或相近似，即落入其保护范围。例如：
对于变化状态的外观设计专利产品，也就是指在销售和使用时呈现不同状态的产品，其保护范围为使用状态所示的外观设计。其中一个例子是关于型材类的外观设计，型材是指横断面形状沿长度方向连续延伸、在长度方向上无其他形状变化的产品。[6]此类外观设计的保护范围就是在使用状态下可见或易见的周边轮廓以及在周边轮廓之内的形状变化。例如：
上图所示外观设计的保护范围应当限定为横断面（也即左、右视图）所表达的外表面的形状。
对于由产品的功能唯一限定的特定形状对外观设计的保护范围不具有影响，而对于由产品功能不唯一限定的形状则要考虑其影响，如果仅有功能上的作用，而不引起产品外观设计的变化则也不需要考虑其对保护范围的影响。例如：
形状为圆形的轮胎是由其功能唯一限定的，对保护范围不具有影响，而主视图中所示轮胎的花纹是其保护范围所要考虑的因素。
二、外观设计专利的侵权判定原则
专利法对外观设计的侵权判断只作了原则性规定，即“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、许诺销售、进口其外观设计专利产品。”否则将侵犯他人的外观设计专利权。至于具体如何判定侵权与否未作规定。2010年起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）明确规定了只有在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，应认定被诉侵权设计落入专利法规定的外观设计专利权的保护范围。如果上述行为未经专利权人许可，那么一般情况下即构成侵权。
（一）相同或者类似产品的判断
专利法规定外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。可见外观设计专利的保护离不开产品的本身。相同或类似产品是外观设计侵权判定的前提，只有在被控侵权产品与专利产品属于相同或类似产品的情况下，才能进而判断两者的外观设计是否相同或者相似，并据此作出侵权与否的结论。关于产品相同或者类似的判断，实务界在上述解释出台前有几种观点。一种严格按照《国际外观设计分类表》作为判断产品相同或类似的依据，另一种仅将分类表作为参考的依据。《专利审查指南（2010）》强调外观设计分类一般应遵循用途原则，不考虑制造该产品的材料，产品的用途可以从申请人提供的外观设计的产品名称、图片或者照片，以及产品的使用目的、使用领域、使用方法等信息中获知。我们认为，《国际外观设计分类表》主要是以产品的用途进行分类，故其分类号对于确定产品类别具有重要参考作用，但不能将它作为确定产品类别的唯一依据。这是因为并不是所有产品都严格按照用途进行分类，有时会出现同一小类的产品实际并非相同或者类似产品，而不同大类的产品也有可能构成类似产品。如在专利复审委2001年作出的第4024号无效宣告请求审查决定中涉及的“电动搅拌机”和“食物处理器”。其分类号分别为“31-00 M0199”和“07-04”，两者属于不同大类，但因为两者的用途相同，都是用来加工食品。因产品的用途是决定外观设计产品类别的主要依据，故即使产品名称及分类号不同，两者仍应属于同类产品。[7]
2010年1月施行的《解释》对此问题作了明确规定：人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国家外观设计分类表、产品的功能以及产品的销售、实际使用的情况等因素。可见最高人民法院已明确将产品的用途作为认定产品种类是否相同或者相近的主要依据，而将简要说明、分类表、产品的功能、使用情况等作为确定产品用途的参考因素。当一产品具有多种用途时，如何进行归类并进而确定是否同类的问题，如兼具照相、录音、收音、mp3等功能的手机、兼具照明功能的工具盒等。笔者认为，此类产品应要考虑产品的名称及其主要用途来确定。上述手机虽然兼具多种功能，但该产品的主要用途是用于通讯，故应当以其主要用途来确定分类，而不能以其兼具的用途来进行分类，否则势必会造成同一产品可归于不同的类别，从而造成混乱。但对于较难区分主要用途和次要用途的多用途产品，如果其中部分用途相同，其他用途不同，仍应归入相近似类别。
（二）相同或者相近似外观设计的判断标准。
如果被控侵权产品与外观设计专利属于相同或者类似产品，即具备了判断被控侵权产品是否侵权的前提，关键还要看两者的外观设计是否相同或者相近似。这里讲的相同或者相近似，应当主要是指在视觉上、美感上的相同或者相近似。[8]关于相同或相近似的判断，《审查指南（2001）》采取是否被一般消费者误认、混同作为相似性判断的标准，在判断方式方面对一般消费者、单独对比、直接观察、隔离对比、仅以产品外观作为判断对象、综合判断、要部判断等作出了规定。2004年《审查指南公报》第1号将原有的“误认、混同”判断原则改为“如果一般消费者经过对被比外观设计与在先外观设计的整体观察可以看出，二者的差别对于产品的整体视觉效果不具有显著影响，则被比外观设计与在先外观设计相近似”，即显著性影响判断原则，其废除了隔离对比的判断方式。《审查指南（2006）》则废除了要部判断的判断方式。《专利审查指南（2010）》仍然坚持上述显著性影响判断原则。2010年1月起施行的《解释》强调在认定外观设计是否相同或者近似时要对外观设计的整体视觉效果进行综合判断，对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征应当不予考虑。如果两者在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定近似。可见，虽然《专利审查指南》无效宣告程序中外观设计近似的判断原则与人民法院外观设计侵权判断原则的表述不尽相同，但其实质都强调整体观察、综合判断的原则。
（三）几种具体判断时考虑的因素。
1.外观设计虽然局部存在差异，但不足以使两者的整体视觉效果产生实质性差异的，两者的外观设计仍构成近似。如专利复审委第4526号无效宣告请求审查决定中对被比设计和在先设计均为电饭煲的近似与否的认定。两者电饭煲整体外形均呈柱形，锅盖与锅体呈一体结构，正面设置控制面板，两者控制面板上中下区域设置的顺序不相同，可以说两者的控制面板存在差异。但控制面板的差异属于局部差异，我们判断的对象是电饭煲而非控制面板，控制面板只是判断对象的组成部分之一，一般消费者关注的是电饭煲整体造型和各组成部分所形成的整体外观效果，控制面板的局部差异不会对电饭煲整体视觉效果产生决定性的影响。因此两者构成近似。
2.正确理解设计要点与整体视觉效果之间的关系。授权外观设计区别于现有设计的设计要点通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响，也就是说设计要点的相同或相似比起其它设计特征更有可能使两者整体视觉效果产生近似。如果设计要点相同或者相似，其它设计特征不相同或者不相近似，但该差异不影响两者整体视觉效果无实质性差异认定时，应认定两者构成近似；如果虽然设计要点相同或相似，但其它设计特征的不同导致两者在整体视觉效果上产生实质性差异，应认定两者不相近似。如果设计要点不相同或不相近似，一般来讲两者构成近似的可能性较小；但在设计要点占整个外观设计很小比例情况下，如果其它设计特征不相同或不相近似，即使设计要点部分相近似，也因两者整体视觉效果有差异而不构成近似。
3.在存在现有设计抗辩下的侵权判断。外观侵权纠纷案件中时常碰到被告以其产品采用的是现有设计来进行不侵权抗辩。此时我们先要审查被告用以主张不侵权抗辩的产品设计是否属于申请日以前在国内外为公众所知的设计。如果是，将被控侵权产品与该现有设计进行比对，如果两者的外观在视觉上具有美感的特征或者总体印象相同或者相近似，被告的现有设计抗辩成立。这里还有一种情况，被告的产品与现有设计及原告的外观设计专利均相近似，如何判断被告的产品是构成侵权，还是其主张的现有设计抗辩成立。我们认为，在原告专利权有效状态下，将被控侵权设计与现有设计及外观设计专利分别进行比对，如果被控侵权设计的整体视觉效果相近似程度更接近于外观设计专利，则构成侵权；如果被控侵权设计与外观设计专利的近似程度明显小于其与现有设计的近似程度，则被告的现有设计抗辩成立，不构成侵权。本院审理的原告以专利号为200430082589.1的“杯”外观设计专利权指控被告销售的“茶杯”侵犯其外观设计专利权。被告抗辩其销售的“茶杯”的外观设计与原告的外观设计专利不相同，且该“茶杯”属于现有设计。被告据此提供了2004年第二期《国际名茶专刊》中刊登的一款茶杯图片。因该杂志在专利申请日前已经出版，故可依据该茶杯的外观设计进行现有设计抗辩。通过比对，被控侵权产品与现有设计均为透明玻璃，形状均为“鼓”形，两者均有空心夹层。将被控侵权产品与原告外观设计进行比对，虽然两者均为“鼓”形，均有空心夹层，但被控侵权产品的杯口明显高于外观设计专利产品。通过整体观察、综合判断，被控侵权产品与现有设计在整体视觉效果上并无差异。因此本院认定被告的现有设计抗辩成立，其不构成侵权。
三、外观设计专利不侵权抗辩
我国专利法关于不侵权抗辩的相关条款中出现了“不侵权”和“不视为侵权”两种表达方式，前者主要包括被控侵权产品不落入专利权的保护范围、现有技术或设计、在先权利等，后者主要包括先用权、权利用尽、临时过境、科学研究与实验性使用等，后者所列情形实质上是法律赋予某种侵权行为在特殊条件和范围内的豁免，此种抗辩也可称“侵权例外抗辩”。对于被告而言，无论是“不侵权”还是“不视为侵权”规定的情形，其在诉讼中均可以作为不侵权的抗辩理由。实践中，外观设计专利侵权案件的被告提出的不侵权抗辩主要集中在以下几种：
（一）被控侵权产品未落入涉案专利权的保护范围
该种抗辩主要结合涉案专利权的保护范围，认为被控侵权产品与专利产品不属于相同或类似产品，或者被控侵权产品采用的设计与专利产品的外观设计既不相同也不近似，其审查的标准在前文中已经论述，在此不再赘述。
（二）现有设计抗辩
由于我国在授予外观设计专利时并不进行实质审查，故其稳定性较差，在实践中有大量的外观设计专利缺乏新颖性，被告除通过向专利复审委员会宣告涉案专利无效外，还可以在诉讼中提出现有设计作为自己未侵犯涉案外观设计专利权的抗辩。这两种方式的目的相同，但角度不同，无效宣告是针对涉案专利权的有效与否提出的，其审查主体是专利复审委员会，审查的内容主要是对涉案专利与现有设计的相同近似性进行判断；而现有设计抗辩则从侵权与否的角度出发，由人民法院就被控侵权产品与现有设计是否相同或近似进行审查。
现有设计，又称公知设计，我国2008年修订的《专利法》第62条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。这是我国首次以法律的形式引入现有设计抗辩制度，而在这之前，现有设计已经成为司法实务中常用的不侵犯专利权的抗辩理由，其适用的依据在于2000年修订的《专利法》中对外观设计专利新颖性的要求。2008年修订的《专利法》第22条将现有设计明确界定为“申请日以前在国内外为公众所知的设计”，鉴于新修订的《专利法》对外观设计专利新颖性的要求采用了国际通用的绝对新颖性的标准，因此，对现有设计的认定也与以往司法实践有了很大的变化，首先，取消了对现有设计公开方式的限制，即除了出版物公开、使用公开外，还包括其他方式的公开，如口头公开、广播或电视节目、展销会、产品订货会等任何方式的公开；其次，取消了对现有设计公开的地域性限制，不再限定公开使用必须是在国内。
司法实践中，对现有技术的审查存在以下几个难点和争论：
1.公开日的确定
由于现有设计是相对于专利的申请日来界定的，因此，公开日的确定对于认定现有设计至关重要，却也是司法实践中很难把握的问题。一方面。国家知识产权局制定的《专利审查指南（2010）》规定，出版物的印刷日为公开日，印刷日只写年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开时间。笔者认为，上述规定对于正规的出版物具有一定的适用价值，如根据书籍、报刊杂志上记载的印刷或出版时间、音像制品上的国际标准音像制品编码中的录制年码等可以确定该出版物的公开日，但对于那些非正规印刷品，如企业的产品手册、广告宣传单等，通常不会记载印刷时间，即便记载印刷时间，其真实性也难以认定，因此，《专利审查指南（2010）》的上述规定对于此类出版物公开日确定一般难以适用，在诉讼中除要求被告提供印刷品原件外，还应提供其他证据如委托印刷合同、支付印刷费的凭证等，不能简单地以印刷品上记载的印刷时间来认定公开日。而使用公开、口头公开、通过互联网公开这些方式的公开日则更难确定，需要结合被告提供的证据综合判断，在审理时对被告举证责任的要求也应从严掌握。
2.属于抵触申请的在先外观专利申请能否作为现有设计进行抗辩？
2003年10月最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》会议讨论稿中规定，“已经公开的专利抵触申请视为本规定所称的公知技术”，很多法院也主张将此种情形纳入现有设计抗辩的理由中。对此，笔者认为，抵触申请的在先外观设计专利可以作为向专利复审委员会无效宣告的理由，但不能作为现有技术抗辩的理由，因为，抵触申请的在先外观设计专利在涉案专利申请日之前并未被公开，也并未被公众所知悉，不符合现有技术的构成要件。
3.现有技术的比对
在以往司法实践中，各法院对现有技术的比对做法各不相同，有的法院将被诉侵权设计与现有设计比对，有的则将涉案专利与现有设计比对；有的法院只允许与一个现有设计比对，有的则允许一份以上现有设计的简单组合进行比对。2009年，最高人民法院出台的《解释》第14条明确规定，被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，应当认定被诉侵权设计属于现有设计。该条规定排除了组合抗辩，也明确了应将被诉侵权设计与现有设计比对。在该条规定中，使用了“无实质性差异”的表述，这与以往实践中相同或近似的比对标准有所区别，这也将是今后比对和认定的一大难点。
（三）先用权抗辩
先用权本质上并不是一种单独存在的权利，而仅仅是一种对抗专利侵权的抗辩权。其构成要件包括：1.时间要件：即在涉案专利申请日以前已经实施。2.行为要件：即先用权人在申请日前已经制造出相同产品或者为制造产品做好了必要的准备。3.主观要件：即先用权人的实施行为必须是善意的，首先，其所采用的设计来源必须合法的；其次，之后的实施行为必须遵守诚实信用原则。目前司法实践中，对“原有范围”的认定存有很大的争议，因此，有必要通过立法进一步完善或明确对“原有范围”的理解。对此，笔者建议可以从以下几个方面对“原有范围”作出合理界定：
1.实施主体的限定。先用权应仅限于专利申请日前原先的实施人，不得增加实施人的数量。先用权人如果转让或者许可他人实施该设计方案，则实际上是一种变相的扩大生产规模，已经超出了先用权行使的原有范围。同时，也有可能产生多个先用权人，容易导致先用权的滥用，这对专利权人是不公平的。但是有一种例外，那就是发生先用权人企业资产重组等情况被整体转让或承继的，可以由受让或承继单位行使该先用权。
2.实施范围的限定。我国目前学理界和司法实践基本采用“量化标准”对实施范围进行限定，认为“原有范围指继续制造原有的相同产品或者使用相同的方法，而且产品一般不得超过专利权人提出专利申请时原有设备可以达到的生产能力”[9]，“原有范围应当理解为申请日前，先用权人为了制造这个产品或使用这个方法已经购置的机器设备的正常生产能力可以达到的产量。”[10]但从国外绝大部分的立法来看，各国对先用权的行使范围并没有量化标准，如，日本《专利法》第79条规定：“不知与专利申请有关的发明内容而自己发明，或不知与专利申请有关的发明内容，而从发明人处得知该发明，并在专利申请时已在日本国内经营实施或准备经营该事业者，在其实施或准备实施发明及事业目的的范围内，就与该专利申请有关的专利权拥有普遍实施权”。德国《专利法》第12条规定：“任何人在专利申请时已经在国内实施了发明或者已经完成了其必要准备，专利权对该人不发生效力。该人有权为满足本企业的需要，在本企业实施该发明。”2003年10月最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》会议讨论稿采用了国外普遍通用的做法，规定“先用权人为自身发展的需要在专利申请日以前已经实施外观设计的产业领域内自己继续实施。在专利申请日以后以合理方式，如增加生产线、增设分厂等，扩大生产规模的，仍属于在原有范围内的实施”。但2009年最高人民法院新出台的《解释》，又倾向于“量化标准”，规定：“原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产设备可以达到的生产规模”。笔者倾向于按照国外普遍通用的做法，允许先用权人在原有的产业领域内继续实施，因为采用“量化标准”的做法势必会限制先用权人自身企业的发展，这对先用权人是不公平的，也与市场经济的发展规律相违背。
3.实施方式的限定。从我国《专利法》条文的字面含义来看，外观设计专利的先用权人继续实施的行为仅限于制造，但笔者认为，不应狭隘理解该条文，因为如果限定先用权人的实施方式仅为制造，而不允许其销售或许诺销售其制造的产品，这无疑是荒谬的，因此，如果先用权人在申请日前已经制造该专利产品，则在授予专利权之后，其仍可以继续制造、销售、许诺销售该产品，但应排除进口行为，因为进口行为与先用权人在申请日前的制造行为无任何关联。同时，笔者还认为，实施方式应仅限于制造、销售和许诺销售行为，而不包括投资行为，如将该技术作为抵押、入股、投资的对象。
（四）权利用尽抗辩
根据2008年修订的《专利法》规定，外观设计专利产品由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的行为不视为侵犯专利权。与2000年修正的《专利法》相比，新修订的《专利法》增加了许诺销售和进口行为，但亦排除了制造行为。实践中，对于回收他人享有外观设计专利权的包装物包装自己产品并对外销售的行为定性存有较大的争议。一种观点认为，此种情况属于专利权权利用尽，不视为侵犯专利权。理由是：包装物属于独立的专利产品，一经售出后，专利权人无权禁止他人再使用该产品，如果将回收包装物包装自己的产品售出引起消费者混淆的，可以通过不正当竞争予以制止。另一种观点则认为，权利用尽应当以专利权人的合法权益不受损害为前提，他人将回收的外观设计专利包装自己的产品并获利，客观上是对专利的商业利用，其结果往往会造成消费者的混淆，从而使专利权人的合法权益受损，因此，此种行为属于制造专利产品的行为，而制造行为不适用权利用尽，现该制造行为未经专利权人的许可，故构成专利侵权。对此，笔者认为，应当结合案情具体分析，如果该包装物与被控侵权产品的外观设计关系不大，或者使用该包装物包装的被控侵权产品与涉案专利限定使用的产品不属于同类产品也非类似产品，不会造成普通消费者的混淆，则应定性为正当使用，被告可以以权利用尽抗辩。但如果该包装物与被控侵权产品的外观设计密切联系，已经成为产品的重要组成部分，这种使用方式势必会造成普通消费者的混淆，则应认定为制造行为，而制造行为不适用权利用尽，因此，权利用尽抗辩不能成立。
四、外观设计专利侵权救济
（一）侵权救济的方式
当专利权人发现其专利收到侵害时，其可以采取如下救济措施：申请诉前禁令、诉前财产保全、诉前证据保全、停止侵权、赔偿损失等。
（二）诉前禁令、诉前财产保全以及诉前证据保全
诉前禁令是指提起诉讼前法院责令侵权人停止有关行为的措施。专利法第六十六条规定了诉前禁令，根据该条款诉前禁令的发出需要满足三大要件：有证据证明正在实施或即将实施的行为侵犯了外观设计专利权；不采取措施会给专利权人的合法权益受到难以弥补的损害；专利权人提供了担保。
当然，在参考了美国法院对核准临时禁令的审核原则之后，还需要考虑的一点就是平衡对原被告的损害及考虑公共利益。
对于发明以及实用新型专利来说，要在仅有单方证据且未经过质证的情形下迅速、及时判断正在实施或者即将实施的行为侵犯专利权存在诸多困难，然而对于外观设计专利来说，判断被控侵权产品与外观设计专利是否相同、相近似则更容易把握，因此诉前禁令对于外观设计专利权人来说具有更重要的现实意义，从实际的诉前禁令的申请情况来看，大部分也是针对外观设计专利的诉前禁令申请。然而诉前禁令被核准的案件非常少，驳回诉前禁令申请的主要理由有以下几个方面：一方面是经过判断被控侵权产品侵犯外观设计专利的可能性不大，另一方面是证据不足以证明正在实施的行为侵权。此外，外观设计专利相对于发明、实用新型专利来说不稳定，也导致在核准时顾虑重重。综合考虑到上述因素，我们建议在满足以下条件时适当考虑诉前禁令的核准。条件一：外观设计专利权人提供的证据无争议，诸如外观设计专利权合法、有效、被控侵权产品经过公证；条件二：证据足以证明被控侵权产品侵犯了外观设计专利权，这一条件是最关键的，涉及到外观设计的相同、相近似比较；条件三：外观设计专利权比较稳定，例如提供的专利权评价报告显示无缺陷或者已经经过一次或几次无效宣告程序，这一条件在专利法第三次修改之后显得尤为重要，新《专利法》删除了无效决定对于人民法院作出并已执行的裁定不具有追溯力的规定，也就是说无效决定会影响到诉前禁令申请，假如在核准诉前禁令之后，外观设计专利权被认定无效，那么需要赔偿被申请人的损失，因此在核准诉前禁令之前需要重点考虑外观设计专利权的稳定性；条件四：如果不核准，专利权人的损害无法弥补，目前审判实践中对于这一条件掌握的较为宽松，当有证据证明侵权行为正在实施过程中，即认为遭受的损失难以弥补，我们认为难以弥补是需要有一个最起码的底限，也就是说在权利人实际损失和侵权人获益难以计算的情形下如果不制止侵权专利权人遭受的损失会超出法定赔偿的范围；条件五：申请人提供担保；条件六：诉前禁令的核准不会导致公共利益受到损害。
《专利法》第三次修改删除了第61条关于财产保全的规定，并在第67条中规定了专利侵权诉讼的诉前证据保全制度。由于《民事诉讼法》对诉前财产保全作了明确规定，因此对于诉前财产保全适用《民事诉讼法》的规定，《民事诉讼法》没有规定起诉前的证据保全措施，因此在第67条中规定了诉前证据保全制度。
（三）停止侵权民事责任的适用条件
对于外观设计专利来说，判令停止侵权一般包括停止生产制造、销售、许诺销售、进口侵权产品，这里排除了外观设计的使用行为，是因为外观设计保护的是产品的整体视觉效果，而不是其功能，不论行为人主观上是否有过错，只要其实施了侵权行为中的生产制造行为，即构成侵权，并承担停止侵害的责任，如果实施了侵权行为中的销售、许诺销售、进口行为，则要排除善意第三人的情形，当判决停止侵权时要有证据证明侵权行为仍在继续并且原告请求判定停止侵权，此外，停止侵权的范围要适当，只要停止与涉案外观设计专利相同或相近似的外观设计的行为即可，例如，涉案外观设计要求保护贴有某种图案瓶贴的酒瓶，停止的应当是制造、销售、许诺销售、进口该产品，而不能涵盖相同酒瓶形状但瓶贴图案不相同也不相近似的外观设计或者虽然瓶贴图案相同但酒瓶形状不相同也不相近似的外观设计。对于停止侵权会造成范围扩大的情况，如被控侵权产品是某一产生的零部件，如果停止侵权会影响到整个产品，造成范围扩大，这种情况下我们不建议判决停止侵权，而是允许双方协商解决。
（四）损害赔偿额的计算
此外，赔偿损失也是外观设计专利侵权救济的一条重要途径，其依据在于《专利法》第65条，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。
我们发现在外观设计侵权案件中，权利人更多的主张法定赔偿，这里涉及的原因很多，主要原因在于一是证明权利人的损失以及侵权人的获利非常困难，即使能够提供相应证据也容易受到侵权人对该证据的反驳，二是权利人的目的更多的是使侵权人停止侵权，而具体获得的赔偿数额则相对不那么重要，因此更多的权利人选择法定赔偿，实际上这有悖于专利法的立法精神，因为只有用当事人举证、法院调查或者审计等手段均无法证明原告有实际损失、被告侵权之后有获利，也无专利许可使用费可以参照，才能主张法定赔偿。
《专利法》第65条中对于法定赔偿要考虑的因素只列举了三方面，即专利权的类型、侵权行为的性质和情节，除此之外，我们进行了总结，还应考虑的因素包括：侵权人的经营规模；侵权行为的持续时间、范围、后果；如果是零部件产品或包装袋时要考虑其本身价值以及在整个产品中的利润贡献率。侵权的性质涵盖了侵权人的主观过错以及是仅仅进行了制造、销售、许诺销售、使用行为、进口行为中的一种行为还是几种行为都存在，对于侵权人的主观过错来说，故意侵权行为、过失侵权行为、既非故意也非过失行为相对应的主观过错依次减小，对于赔偿数额的影响也依次减小，而判断是否是故意侵权行为的条件之一是侵权人有生产、制造行为，但反之不亦然，也就是说有生产、制造行为并不能直接判断就是故意侵权行为，同样，如果外观设计专利与被控侵权产品相同，可以推定故意侵权行为，侵权情节涵盖的内容包括侵权人是否配合调查取证、是否出庭答辩、是否有隐瞒、欺骗法庭的行为。
在参照专利许可使用费确定赔偿数额时，要排除明显不合理的专利许可使用费的情形，也就是明显过高的专利许可使用费的情形。
在此讨论几种类型的外观设计专利的赔偿责任的适用以及损失计算办法。
第一种是被控侵权产品外观设计与产品本身不可分时，如“微型吸尘器”、“立体贺卡”、“服装”等外观设计产品，怎么计算损失赔偿额？可以说，这种情况比较简单，权利人受到的损失就是销售额的下降，通常的计算方式是专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。侵权人的获利就是销售侵权产品的获利，通常的计算方式是侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积。在计算权利人损失时一定要考虑是因侵权所造成销售量减少的数量，许多产品受季节、前期广告等各种因素的影响其销售量也产生变化，在考虑销售量变化的数量时要把这些因素导致的数量变化考虑进来。
第二种外观设计专利权是产品的包装盒、包装袋、包装箱、标贴，怎么计算损失赔偿额？按照2009年最高人民法院出台的《解释》，人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。[11]包装物本身的价值相对容易确认，而对于该包装物在整个产品利润中的作用则不容易确认，也就是利润贡献率不容易确认，不可否认，同样的商品换了一种包装产品价格可能翻倍或几倍，但是大多数情况下并不是因为包装物的外观设计使然，而是因为包装物的大小、材料等因素。在这种情况下，重点要考虑的就是包装物本身的价值占整个产品价值的比重，如果比重较小，判赔数额除去合理开支之外不宜超过实际损失或实际获利乘以这个比重后得到的数额。对于标贴也同样适用。
第三种外观设计专利权是产品的零部件，有些观点可能觉得零部件的本身价值容易确认，其利润贡献率也容易确认，其实不然，这是因为零部件外观设计本身获得的利润贡献率还是零部件在整个产品中起到的功能产生的利润贡献率也是一个需要考虑的问题，如果零部件仅仅在整个产品中具有技术功能，则零部件外观设计专利对整个产品的利润贡献率为零。
[1] 作者：上海市第一中级人民法院民五庭。课题组成员为朱丹、郑军欢、徐燕华、刘鹏，其中刘鹏为国家知识产权局专利复审委员会交流干部。
[2] 《专利审查指南（2010版）》，知识产权出版社出版，第一部分第三章第4.3节。
[3] 国家知识产权局条法司编：《专利法第三次修改导读》，知识产权出版社2009年版，第72～73页。
[4] 《专利审查指南（2010）》，知识产权出版社出版，第一部分第三章第7.2节。
[5] 《专利审查指南（2010）》，知识产权出版社出版，第四部分第五章第5.2.6.2节。
[6] 《审查操作规程》，知识产权出版社2009年版，复审、无效分册第十一章第5.2节。
[7] 国家知识产权局专利复审委员会编著：《外观设计—专利复审委员会案例诠释》，知识产权出版社2009年版，第67页。
[8] 程永顺：《中国专利诉讼》，知识产权出版社2005年版，第414页。
[9] 郑成思：《知识产权教程》，法律出版社1997年版，第212页。
[10] 程永顺、罗李华：《专利侵权判定-中美法条与案例比较研究》，知识产权出版社2002年版，第290页。
[11] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第16条第3款的规定。